文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 宋洋
自2020年12月27日美國前總統(tǒng)特朗普簽署《商標(biāo)現(xiàn)代化法案》（TMA），2021年12月美國專利商標(biāo)局（USPTO）又對(duì)法案再次修訂，公布了最終的實(shí)施條款。該法案于2021年12月18日已正式生效。為更好地規(guī)范商標(biāo)所有人對(duì)商標(biāo)的申請(qǐng)和注冊(cè)，進(jìn)一步打擊非出于商業(yè)使用為目的的申請(qǐng)及對(duì)商標(biāo)權(quán)利的“占坑”行為，法案中新增了兩項(xiàng)單方撤銷程序（ex parte cancellation proceedings）——重新審查程序（Reexamination）和刪除程序（Expungement）。USPTO于2021年12月27日起正式受理針對(duì)該兩項(xiàng)程序的申請(qǐng)。近日，根據(jù)USPTO官網(wǎng)的最新公告顯示，已有部分注冊(cè)商標(biāo)被提交了前述兩項(xiàng)單方撤銷程序，即前述兩項(xiàng)程序已正式進(jìn)入實(shí)踐階段。
相較于美國雙方撤銷（無效）程序（在美國商標(biāo)法中統(tǒng)稱Cancellation，但相應(yīng)主張的具體理由上作出了與國內(nèi)商標(biāo)撤銷及無效理由類似的區(qū)分）, 新實(shí)施的兩個(gè)單方程序相當(dāng)于給了撤銷申請(qǐng)人一個(gè)更快捷、高效、經(jīng)濟(jì)的選擇。筆者對(duì)上述兩個(gè)新的單方程序以及原雙方撤銷程序進(jìn)行對(duì)比，以便廣大國內(nèi)的美國商標(biāo)所有人能夠?qū)ι鲜龀绦蛴懈逦牧私狻?/p>
首先簡(jiǎn)要介紹一下雙方撤銷程序，其參照聯(lián)邦民事訴訟規(guī)則，程序較為復(fù)雜且耗時(shí)較久。由撤銷申請(qǐng)人（petitioner）向美國專利商標(biāo)局商標(biāo)審判與上訴委員會(huì)（TTAB）遞交申請(qǐng)，被申請(qǐng)人自官方通知之日起40天內(nèi)進(jìn)行答辯。答辯完成后，后續(xù)還有漫長(zhǎng)的搜證（Discovery）——審查（Trial）——簡(jiǎn)短陳述（Briefs）——口頭辯論（Oral argument）階段，直至下發(fā)裁定。每個(gè)階段均需訴答雙方參與，整個(gè)程序約1-2年，如申請(qǐng)延期則可能持續(xù)更久。因其復(fù)雜程度及高昂費(fèi)用，大部分案件以和解或一方放棄而告終，其中相當(dāng)一部分案件在審查（Trial）階段前即完結(jié)。
而對(duì)于新增的兩個(gè)單方撤銷程序，針對(duì)符合條件的注冊(cè)商標(biāo)，任何人（any person）均可作為撤銷申請(qǐng)人直接向?qū)Ｉ叹志珠L(zhǎng)（USPTO Director）遞交重新審查程序（Reexamination）和刪除程序（Expungement）的申請(qǐng)，此外，專商局局長(zhǎng)在必要時(shí)也可依職權(quán)主動(dòng)啟動(dòng)重新審查程序（Reexamination）和刪除程序（Expungement）。
下文簡(jiǎn)要介紹關(guān)于兩個(gè)單方撤銷程序的要點(diǎn)。
一、撤銷基礎(chǔ)
（1）重新審查程序（Reexamination）
針對(duì)在“相關(guān)日期”之時(shí)或之前在相關(guān)商品/服務(wù)上在美國無商業(yè)使用的注冊(cè)商標(biāo)。即：
對(duì)于以實(shí)際使用為基礎(chǔ)遞交的商標(biāo)（Section 1(a) basis），“相關(guān)日期”為商標(biāo)申請(qǐng)日。
對(duì)于以打算使用為基礎(chǔ)遞交的商標(biāo)（Section 1(b) basis），包含修改提交基礎(chǔ)為打算使用的商標(biāo)，“相關(guān)日期”為提交使用聲明的到期日（expiration of the deadline for filing a statement of use）或申請(qǐng)修改提交基礎(chǔ)之日（the filing date of an amendment to allege use），二者中較晚者。
（2）刪除程序（Expungement）
針對(duì)從未在相關(guān)商品/服務(wù)上在美國進(jìn)行商業(yè)使用的注冊(cè)商標(biāo)。
二、撤銷申請(qǐng)需滿足的條件
（1）非美國申請(qǐng)人的，需指定有相應(yīng)執(zhí)業(yè)資格的美國律師。
（2）在提交申請(qǐng)的同時(shí)提交針對(duì)注冊(cè)商標(biāo)未在美國進(jìn)行商業(yè)使用的合理調(diào)查（reasonable investigation）的聲明，需在聲明中披露調(diào)查的來源、時(shí)間和方式以及產(chǎn)生的信息和證據(jù)。——需注意，使用互聯(lián)網(wǎng)搜索引擎進(jìn)行的單一搜索可能不會(huì)被視為合理調(diào)查。如該合理調(diào)查不能確立商標(biāo)在美國無商業(yè)使用，則專商局局長(zhǎng)可能直接拒絕啟動(dòng)單方撤銷程序，且該拒絕決定是不可上訴的。
（3）撤銷提交的時(shí)間
重新審查程序（Reexamination）：商標(biāo)注冊(cè)后5年內(nèi)。
刪除程序（Expungement）：
2023年12月27日前：商標(biāo)注冊(cè)滿3年。
2023年12月27日后：商標(biāo)注冊(cè)3-10年間。
（4）撤銷的官費(fèi)：USD400/類。
三、撤銷流程
（1）撤銷申請(qǐng)人提交撤銷申請(qǐng)后，不會(huì)對(duì)后續(xù)程序有進(jìn)一步的參與。撤銷申請(qǐng)會(huì)被記錄在美國官網(wǎng)信息頁并郵件告知商標(biāo)注冊(cè)人。但商標(biāo)注冊(cè)人在程序正式啟動(dòng)并收到審查員下發(fā)的官方正式通知（Office Action）前，無需答復(fù)。
（2）由不同申請(qǐng)人針對(duì)同一注冊(cè)商標(biāo)提起的撤銷申請(qǐng)，經(jīng)專商局局長(zhǎng)審查后，可以并案處理。
（3）商標(biāo)注冊(cè)人需在收到官方通知（Office Action）起三個(gè)月內(nèi)（可申請(qǐng)一個(gè)月延期）提交答復(fù)。需在答復(fù)中提交使用證據(jù)或刪除未使用的商品/服務(wù)。以他國注冊(cè)為基礎(chǔ)（44(e) basis）或馬德里指定美國（66(a) basis）的商標(biāo)，可以提供合理的不使用原因（如疫情影響，進(jìn)出口政策受限等）作為證據(jù)。
（4）下發(fā)撤銷裁定，針對(duì)裁定不服的商標(biāo)注冊(cè)人可以在3個(gè)月內(nèi)（不可延期）向TTAB申請(qǐng)上訴（Appeal）或向原審查員申請(qǐng)重新考慮（reconsideration）。
四、注意事項(xiàng)
（1）同一申請(qǐng)人可以同時(shí)對(duì)相同注冊(cè)商標(biāo)提交重新審查程序（Reexamination）和刪除程序（Expungement）兩種撤銷程序，但需分別各自提交。
（2）在答復(fù)中僅可以刪除被提起撤銷的商品/服務(wù)，而不可以進(jìn)行修改。
（3）在單方撤銷程序中成功提交使用證據(jù)維持商標(biāo)注冊(cè)有效的，則同一撤銷申請(qǐng)人不能就相同理由再次提起單方撤銷（禁反言原則），但并不影響其進(jìn)一步向TTAB提起雙方撤銷程序。
綜合以上，不難看出新的單方撤銷程序并非取代雙方撤銷程序，而是給與撤銷申請(qǐng)人額外的選擇，無論單方撤銷程序的結(jié)果如何，均不影響進(jìn)一步提起雙方撤銷程序的可能。此外，過往的雙方撤銷程序?qū)嵺`中如商標(biāo)注冊(cè)人中途放棄，則大概率商標(biāo)將被整件撤銷，雖TTAB官方也曾下發(fā)一些部分撤銷的裁定，但相對(duì)來說并非主流。而在單方撤銷程序中，審查指南中明確表示審查員將根據(jù)案件具體情況（即被提交撤銷的具體商品/服務(wù)，和商標(biāo)注冊(cè)人的答復(fù)情況）決定部分或者全部撤銷。這樣的機(jī)制能夠更加及時(shí)、靈活地保護(hù)注冊(cè)商標(biāo)的權(quán)利范圍，同時(shí)為訴答雙方節(jié)省時(shí)間和金錢成本。
上述單方撤銷程序的正式實(shí)施，對(duì)于許多國內(nèi)的美國商標(biāo)所有人來說將是一個(gè)頗為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。對(duì)于已擁有美國注冊(cè)商標(biāo)的商標(biāo)所有人，建議積極進(jìn)行自查并及時(shí)積累商標(biāo)使用證據(jù)，在未實(shí)際使用的商品/服務(wù)上提前提交商品刪減（USPTO亦鼓勵(lì)此類合理刪減，并對(duì)提交注冊(cè)滿5-6年使用聲明前的注冊(cè)商標(biāo)，免除提交商品刪減的官費(fèi)USD100）；對(duì)于未來打算申請(qǐng)商標(biāo)的申請(qǐng)人，則建議在提交商標(biāo)申請(qǐng)時(shí)即按照實(shí)際的主營(yíng)范圍對(duì)申請(qǐng)的商品/服務(wù)嚴(yán)格按照實(shí)際使用或打算使用的范圍進(jìn)行細(xì)化描述，以避免未來卷入不必要的商標(biāo)爭(zhēng)議中而付出額外的成本，或直接導(dǎo)致整件商標(biāo)失效而影響到企業(yè)的商業(yè)利益。
參考資料：
【1】USPTO Trademark Examination Guide 1-21，Expungement and Reexamination Proceedings Under the Trademark Modernization Act of 2020