文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 何佳
加拿大將于2025年1月1日起開(kāi)始實(shí)施專利期限調(diào)整（PTA）系統(tǒng)，以符合《美加墨協(xié)議》（CUSMA）要求。歷史上，加拿大并未提供PTA以應(yīng)對(duì)專利申請(qǐng)?zhí)幚碇械难舆t。
2020年7月1日，《加拿大-美國(guó)-墨西哥協(xié)議》（CUSMA）生效，取代了1994年的《北美自由貿(mào)易協(xié)定》（NAFTA）。根據(jù)CUSMA的規(guī)定，如果專利局在申請(qǐng)日起超過(guò)五年或請(qǐng)求審查日起超過(guò)三年才頒發(fā)專利，專利持有人可以獲得額外的專利期限補(bǔ)償。
加拿大實(shí)施PTA系統(tǒng)的提案規(guī)定已于2024年5月18日公開(kāi)征求意見(jiàn)。提案規(guī)定了PTA開(kāi)始累計(jì)的起點(diǎn)，以及從PTA計(jì)算中需要排除或減去的時(shí)間段。這些規(guī)定適用于2020年12月1日或之后提交的加拿大專利申請(qǐng)。
按照規(guī)定，專利局至少有60個(gè)月（有時(shí)多達(dá)84個(gè)月）的累計(jì)時(shí)間來(lái)完成以下工作：
?實(shí)審請(qǐng)求后發(fā)出第一次審查意見(jiàn)；
?在申請(qǐng)人答復(fù)第一次審查意見(jiàn)后，發(fā)出第二次審查意見(jiàn)；
?在申請(qǐng)人答復(fù)第二次審查意見(jiàn)后，發(fā)出第三次審查意見(jiàn)或授權(quán)通知；
?在繳納授權(quán)費(fèi)后頒發(fā)專利。
根據(jù)目前的實(shí)踐來(lái)看，似乎只有少數(shù)加拿大專利會(huì)符合PTA資格。根據(jù)目前專利局的績(jī)效目標(biāo)，完成上述步驟的總時(shí)間不應(yīng)超過(guò)39個(gè)月，遠(yuǎn)低于允許的60個(gè)月。
1.背景
CUSMA第20.44條要求締約方提供PTA，以補(bǔ)償專利持有人在專利頒發(fā)中的不合理延遲。“不合理延遲”包括“自申請(qǐng)?jiān)诰喖s方領(lǐng)土內(nèi)提交之日起超過(guò)五年，或自申請(qǐng)審查請(qǐng)求之日起三年仍未獲得授權(quán)的，以較晚者為準(zhǔn)。”某些時(shí)間段可能被排除在延遲的判斷之外：
?非專利局處理或?qū)彶樯暾?qǐng)期間的時(shí)間；
?不直接歸因于專利局的時(shí)間；
?歸因于專利申請(qǐng)人的時(shí)間。
2.加拿大專利申請(qǐng)和審查程序
提交方式：加拿大專利申請(qǐng)可以通過(guò)以下方式提交：(1) 直接在加拿大專利局提交；(2) PCT申請(qǐng)進(jìn)入加拿大國(guó)家階段；或(3) 作為上述兩者的分案申請(qǐng)。
延期審查：可以請(qǐng)求延期審查。這可以使申請(qǐng)人和專利局有效利用同族審查結(jié)果，例如根據(jù)PPH的審查結(jié)果。
實(shí)審必須在加拿大申請(qǐng)日后四年內(nèi)請(qǐng)求并支付審查費(fèi)。因此，對(duì)于PCT國(guó)家階段申請(qǐng)，如果該P(yáng)CT申請(qǐng)要求了優(yōu)先權(quán)，審查請(qǐng)求可以推遲到進(jìn)入加拿大國(guó)家階段后30個(gè)月內(nèi)提出。分案申請(qǐng)的規(guī)則有所不同，分案申請(qǐng)可以在母案授權(quán)前一天提交，并且可以提交“多代”分案申請(qǐng)。分案申請(qǐng)的審查請(qǐng)求和費(fèi)用須在最早母案申請(qǐng)日起四年或分案申請(qǐng)“提交日”后三個(gè)月內(nèi)（以較晚者為準(zhǔn)）提交。
審查和Final Action程序：答復(fù)審查意見(jiàn)的期限為審查意見(jiàn)下發(fā)之日起的四個(gè)月內(nèi)，若專利局認(rèn)定情況合理，可以延長(zhǎng)兩個(gè)月。
如果在審查過(guò)程中出現(xiàn)僵局（即審查員不撤回駁回意見(jiàn)，而申請(qǐng)人也不修改被駁回的權(quán)利要求），審查員將發(fā)布最終處理意見(jiàn)。如果申請(qǐng)人針對(duì)最終處理意見(jiàn)的答復(fù)未能克服所有駁回意見(jiàn)，申請(qǐng)將由“專利上訴委員會(huì)”（Patent Appeal Board）審查。委員會(huì)會(huì)給申請(qǐng)人提供書(shū)面和口頭陳述的機(jī)會(huì)，然后向?qū)＠志珠L(zhǎng)提出處理申請(qǐng)的建議，并發(fā)布“局長(zhǎng)決定”。申請(qǐng)人可以對(duì)不利的局長(zhǎng)決定向聯(lián)邦法院提起上訴。如果仍然不服，還可以進(jìn)一步上訴至聯(lián)邦上訴法院，最終若最高法院同意受理，上訴可提交至加拿大最高法院。
加拿大的繼續(xù)審查請(qǐng)求不會(huì)重置或重新開(kāi)啟審查程序，因此在最終處理意見(jiàn)后，專利上訴委員會(huì)的審查程序（以及之后的法院審查程序）基本上是“一條單行道”，沒(méi)有“快速通道”加速審查。這些程序可能會(huì)消耗專利20年期限中的大部分時(shí)間。
在實(shí)踐中，專利局不會(huì)急于發(fā)布最終處理意見(jiàn)，通常會(huì)警告申請(qǐng)人，如果還有待決的問(wèn)題未得到解決，有可能會(huì)下發(fā)最終處理意見(jiàn)。通常情況下，只有在一份申請(qǐng)中至少發(fā)出了第三或第四次審查意見(jiàn)后，才會(huì)做出最終處理意見(jiàn)。
請(qǐng)求繼續(xù)審查（RCE）：盡管在實(shí)踐中最終處理意見(jiàn)較為罕見(jiàn)，但如果要對(duì)第三次審查意見(jiàn)作出答復(fù)（這有可能是申請(qǐng)中第一次被視為“最終處理意見(jiàn)”的報(bào)告），申請(qǐng)人必須提交繼續(xù)審查請(qǐng)求（RCE）并支付相應(yīng)的費(fèi)用（目前為1110加元）。在這一階段提交的RCE并不會(huì)重新啟動(dòng)或改變審查的進(jìn)程，目的是通過(guò)不超過(guò)兩次審查意見(jiàn)結(jié)束審查。實(shí)際上，RCE費(fèi)用與最初的審查費(fèi)用相同，都是1110加元。如果審查過(guò)程過(guò)于漫長(zhǎng)，申請(qǐng)人每次對(duì)之后的第二份審查意見(jiàn)作出答復(fù)時(shí)，都需要提交進(jìn)一步的RCE。
授權(quán)辦登：在發(fā)出許可通知后，申請(qǐng)人必須在四個(gè)月內(nèi)支付授權(quán)費(fèi)。通常情況下，專利會(huì)在大約八周內(nèi)授權(quán)。或者，如果申請(qǐng)人提交繼續(xù)審查請(qǐng)求（RCE）而不支付授權(quán)費(fèi)，許可通知將被撤銷(xiāo)，申請(qǐng)可能會(huì)被修改，審查將重新開(kāi)始。
3.調(diào)整期限的計(jì)算
根據(jù)PTA制度，從2025年1月1日起，如果專利頒發(fā)出現(xiàn)不合理的延遲，則應(yīng)為2020年12月1日或之后提交的申請(qǐng)頒發(fā)的加拿大專利授予額外期限。
如上所述，CUSMA 將頒發(fā)專利的“不合理延遲”定義為包括從提交之日起超過(guò)五年或從審查請(qǐng)求之日起超過(guò)三年（以較晚者為準(zhǔn)）的延遲，但須遵守各種排除條款（例如歸因于申請(qǐng)人的時(shí)間段）。
額外期限是自提交之日起五年或自審查請(qǐng)求之日起三年（以較晚者為準(zhǔn)）后頒發(fā)專利的天數(shù)（但符合下文所述條件）減去規(guī)定排除條款內(nèi)的天數(shù)。
4.排除的時(shí)間段
額外專利期限的計(jì)算是基于專利在上述表格中相關(guān)適用日期之后的天數(shù)，減去擬議法規(guī)中定義的排除時(shí)間段的總天數(shù)。
擬議法規(guī)系統(tǒng)性地排除了《專利法》和《專利規(guī)則》中，申請(qǐng)人在審查過(guò)程中可以（但未）采取行動(dòng)的基本每一天，共列出了38種不同的排除時(shí)間段。其中，以下四種具有主要實(shí)際意義：
請(qǐng)求延期審查的每一天：例如，如果在提交加拿大專利申請(qǐng)后，請(qǐng)求延期審查一天，那么這一天將從任何累計(jì)的專利期限調(diào)整中扣除。同樣，如果申請(qǐng)人將請(qǐng)求審查的時(shí)間延遲到四年，那么這四年將從任何累計(jì)的PTA中扣除。
首次提交RCE后的所有天數(shù)：從申請(qǐng)人提交首次RCE的日期開(kāi)始，到支付最終費(fèi)用（授權(quán)費(fèi)）日期的所有天數(shù)都從PTA計(jì)算中排除（即從累計(jì)的PTA中扣除）。
申請(qǐng)人延遲答復(fù)審查意見(jiàn)的每一天
收到授權(quán)通知后最終費(fèi)用支付延遲的每一天：任何延遲支付授權(quán)費(fèi)的天數(shù)都將被排除，從累計(jì)的PTA中扣除。即使在授權(quán)通知發(fā)出后的第二天支付最終費(fèi)用，這也算作申請(qǐng)人延遲的一天。
由于上述四種“申請(qǐng)人延遲”或排除在PTA計(jì)算之外的情況，PTA的授予或?qū)?huì)非常少見(jiàn)。
首先，由于所有延遲請(qǐng)求審查的時(shí)間都會(huì)從累計(jì)的PTA中扣除，專利局實(shí)際上將始終擁有至少五年的時(shí)間（在某些情況下甚至高達(dá)七年）來(lái)授予專利，而不必?fù)?dān)心該專利可能符合PTA的條件。
其次，從PTA計(jì)算中排除了所有從第一次RCE到支付最終費(fèi)用的時(shí)間，這意味著處理難度較大的申請(qǐng)的時(shí)間大部分將不計(jì)入PTA。如第三次審查意見(jiàn)需要提交RCE，這會(huì)中斷PTA計(jì)算，直到最終費(fèi)用支付為止。處理第三次或后續(xù)的審查意見(jiàn)，或者在最終行動(dòng)后由專利上訴委員會(huì)或法院進(jìn)行的審查，即使最終對(duì)申請(qǐng)人有利，也不會(huì)計(jì)入PTA。
第三，由于未提供申請(qǐng)人答復(fù)審查意見(jiàn)和支付最終費(fèi)用的時(shí)間，任何累計(jì)的PTA都將被扣除，因?yàn)樯暾?qǐng)人需要時(shí)間來(lái)處理申請(qǐng)——申請(qǐng)人不可能在審查意見(jiàn)發(fā)布當(dāng)天就做出回應(yīng)，或者在授權(quán)通知發(fā)布當(dāng)天就支付最終費(fèi)用。
5.PTA申請(qǐng)程序
專利持有人必須在專利授權(quán)后的三個(gè)月內(nèi)提交PTA申請(qǐng)。申請(qǐng)費(fèi)用為2500加元。
專利局將向?qū)＠钟腥税l(fā)送一份關(guān)于PTA期限的初步判定通知。專利持有人和任何其他人可以在通知后的兩個(gè)月內(nèi)對(duì)初步判定提出意見(jiàn)。隨后，專利局將發(fā)出額外期限證明書(shū)或駁回申請(qǐng)，并說(shuō)明對(duì)額外期限的判定理由或駁回申請(qǐng)的理由。
6.PTA期限內(nèi)的維持費(fèi)
加拿大發(fā)明專利申請(qǐng)從第二年起支付年費(fèi)。在額外PTA期限內(nèi)，需支付1000加元的年費(fèi)，以維持專利有效。
7.額外期限的重新審議和聯(lián)邦法院的權(quán)限
專利局局長(zhǎng)可以自行或根據(jù)任何人的申請(qǐng)重新審議授予的額外期限。重新審議時(shí)，額外期限可以保持不變或縮短，但不能延長(zhǎng)。
此外，任何人均可以向聯(lián)邦法院提起訴訟，要求縮短（但不能延長(zhǎng)）授予的專利額外期限。
由此可見(jiàn)，PTA期限的延長(zhǎng)非常不容易實(shí)現(xiàn)，申請(qǐng)人不應(yīng)過(guò)度關(guān)注PTA的審查策略。