文/集佳知識產權代理有限公司 李澤艷

　　美國雙專利（Double patenting）審查意見的產生，主要是解決因在后授權專利引起的在先專利保護期限的不合理延長。本文將對此做一些介紹。

　　美國雙專利審查意見適用于具有至少一個共同發明人、申請人和/或35 U.S.C. 102(c)規定的共同受讓/共有人。

　　一般有兩種類型的雙專利審查意見。一種是基于 35 U.S.C. 101所定義的“相同發明”類型的，即法定雙專利（statutary double patenting）。另一種是“非法定類型”的，即non-statutary double patenting。

　　一、定雙專利

　　法定雙專利中，“相同發明”指的是相同主題（35 U.S.C.101）。因此，在判斷是否存在法定雙專利意見時，需要明確的一個問題是，相同發明是否被保護了兩次？判斷是否存在法定雙專利的一個靠譜的方法是，本申請的權利要求是否在另一件專利的對應權利要求沒有字面侵權時而發生了字面侵權。如果不存在“相同發明”被兩次要求保護的情況，就需要分析是否存在非法定雙專利的情況。

　　二、非法定雙專利

　　非法定雙專利，是基于以公共利益為基礎的公平原則，以防止授權專利的專利權期限被不合理延長。當沖突權利要求不相同但至少一件在審申請權利要求與對比權利要求存在patentably indistinct時，就會有非法定雙專利的問題。

　　非法定雙專利審查意見包括基于新穎性、單向確定顯而易見性或者雙向確定顯而易見性的審查意見。

　　如果在審申請是后提交的申請，或者兩件申請同一天提交，在解決雙專利問題時只需單向確定distinctness，即本申請中所要求保護的發明是否相對于已授權專利的發明不具有新穎性。如果本申請所要求保護的發明相對于已授權專利的發明是顯而易見的，那么專利權就會被不合理延長，此時就會發出非法定雙專利審查意見。類似地，即使在審申請是先提交的申請，也是只需單向確定distinctness來支持雙專利審查意見，除非發現以下情況：（A）美國專利局僅負責先提交申請的審查進程的延遲；（B）申請人未能在一件申請（該先提交申請案）中提交沖突（conflicting）權利要求。

　　如果本申請是后提交的申請，那么必須解決已授權專利的專利權延長是否合理的問題。只有當申請人未能在一件申請中提交沖突權利要求并且美國專利局只負責延遲的情況下，才可以使用雙向確定創造性。除非明確記錄僅由專利局導致的延遲并且申請人無法避免通過提交單獨的申請來保護，審查員才可以使用單向確定distinctness，并將這一負擔推給申請人-為什么需要雙向確定distinctness。在雙向確定distinctness時，有必要判斷兩次顯而易見性：首先分析本申請權利要求相對于已授權專利權利要求的顯而易見性，然后分析已授權專利權利要求相對于本申請權利要求的顯而易見性。需要雙向確定distinctness時，只有上述每一個分析的結論都是要求保護的發明是另一件申請/專利的所要求保護發明的顯而易見變型時，基于顯而易見性的非法定雙專利意見才是成立的。如果其中任何一個分析的結論不是顯而易見性，那么基于顯而易見性的非法定雙專利意見就是不成立的。

　　需要注意，這里對于“顯而易見性類型”雙專利的“顯而易見性”分析與35 U.S.C. 103相似，但并不必然相同。可以參考判例：Braat, 937 F.2d 589, 592-93, 19 USPQ2d 1289, 1292 (Fed. Cir. 1991)。此外，非法定雙專利還包括基于合理性原則的審查意見，以防止專利權期限的不合理延長。

　　雙專利審查意見可以適用于兩件以上的專利申請之間，或者至少一件申請與授權專利之間（極少數情況會發生在專利與外觀之間）。在再審階段，再審的專利權利要求與一件或多件申請/專利之間也可能會存在雙專利的問題。雙專利不涉及未進入美國國家階段的國際申請。

　　為了克服非法定雙專利意見，申請人可以通過以下答復方式：闡明被提出意見的權利要求與對比權利要求是patentably distinct，或者提交一個terminal disclaimer（到期放棄聲明）以保證具有同一發明的多個變型的多項專利的專利權人能將這些專利視為一組。注意，這樣的答復方式也適用于臨時的非法定雙專利意見。

　　當兩件以上具有沖突權利要求的申請之間存在非法定雙專利意見時，就必須確定哪一件申請具有最早的有效美國申請日，即哪一件申請是最早提交的申請。有效美國申請日以以下二者中最早的為準：（1）該申請的實際提交日；（2）要求在先美國申請的優先權的最早申請的提交日。