文/集佳知識產權代理有限公司 朱國棟

　　專利權與商標權保護的關系，可以從兩個角度來認識：其一，從法律制度層面，是否允許對同一對象進行專利和商標的重疊保護；或者專利權保護期滿后，是否允許專利權人通過商標權對設計進行銜接保護。對于前者，我國學者也稱為“同時保護”,即多種知識產權共存并同時保護一個特定的客體。如著作權、專利權和商標權三者之間或任意二者之間的同時重疊保護。對于后者，則稱為“后續保護”,即由于不同的知識產權保護期限長短不一，在一種知識產權到期后，通過另一種知識產權繼續保護同一客體。如由于著作權的保護期限長于專利，而商標權通過續展可以持續存在，因此存在專利到期后的著作權后續保護、著作權到期或者專利到期后的商標權后續保護。【1】這里筆者將兩種情況統稱為專利權與商標權的重疊保護問題。篇幅所限，本文的研究主要著眼于同時保護的情形。

　　一、專利權與商標權的重疊保護理論之爭

　　是否允許對同一對象進行專利和商標的重疊保護，這一問題涉及各國知識產權法律制度設計中的一個基本價值判斷——法律是否允許知識產權的重疊保護問題。我國學者有肯定說、否定說和折中說。肯定說認為，根據我國民事法律制度有效保護民事主體的合法權益的基本原則,在出現知識產權權利交叉重疊時，權利人對同一知識產品擁有的知識產權，應獲得多重知識產權保護。【2】也有否定說，認為無論是同時保護，還是后續保護，盡管其重疊方式有所不同，但是都剝奪了公眾的利益、干擾了專利權和版權的激勵結構并增加了知識產權的壟斷成本，給知識產權的平衡政策目標帶來了潛在的威脅。【3】折中說則認為，應根據具體的知識產權重疊保護類型、轉化保護的方式以及司法機關和行政執法機關適用法律的行為具體分析，不能一概而論。由于商業標識的基本作用是識別商事主體或其所提供的商品或服務，并承載一定的商業信譽，故各種識別性標記權的重疊保護與轉化保護原則上不會產生上述負面效應，相反，還有利于減少權利沖突，更好地保護權利人和消費者的合法權益。如果與商標權重疊的是外觀設計專利權，而該外觀設計通過使用產生了識別商品來源的作用,那么，在該外觀設計專利權保護期屆滿后,就應當允許權利人以商標權來保護該“外觀設計”。其實,對于一項具有識別功能外觀設計來說，即使權利人既沒有申請商標注冊,也沒有申請外觀設計專利,該外觀設計也有可能受到反不正當競爭法的保護，而反不正當競爭法的保護是沒有時間限制的。【4】有學者對版權和外觀設計專利權的重疊保護進行了研究，認為不需要排斥兩種保護的疊加。【5】但是，對專利權和商標權的重疊保護也并非沒有條件限制，本文通過立法文本和司法判例分析重疊保護的具體情形和構成要件。

　　二、《專利法》對重疊保護的限制

　　我國立法對重疊保護的限制主要體現在《專利法》和《商標法》兩個方面。

　　其中，《專利法》第25條第1款第6項規定，對平面印刷品的圖案、色彩或者二者的結合作出的主要起標識作用的設計，不能授予專利權。這是《專利法》明確將外觀設計和商標進行劃界。盡管有學者認為，雖然現行專利法將“對平面印刷品的圖案、色彩或者二者的結合作出的主要起標識作用的設計”排除在可授予外觀設計專利的客體之外，這表明我國立法機關在努力減少專利權與商標權的重疊保護,但是，這種努力主要是為了追求立法的科學性，并不表明我國立法機關對知識產權權利人實際享有的重疊保護在總體上持否定態度。【6】但這條規定至少對專利與商標的重疊保護是予以排斥的。

　　《專利法》第二十五條第一款第（六）項規定，對平面印刷品的圖案、色彩或者二者的結合作出的主要起標識作用的設計，不授予專利權。關于此規定的制定背景，立法機構的解釋是：為了提高外觀設計專利權的授權標準，并且避免外觀設計的標識功能與商標權和著作權的區分功能發生重疊。【7】根據《專利審查指南》6.1的規定，上述不予授權客體的判斷，包括三個構成要件：【8】（1）使用外觀設計的產品屬于平面印刷品。（2）該外觀設計是針對圖案、色彩或者二者的結合而作出的。（3）該外觀設計主要起標識作用。《專利審查指南》還指出:“壁紙、紡織品不屬于本條款規定的對象。”【9】

　　關于《專利法》第25條第1款第6項的規定，學者爭論很大。有的學者持支持態度，認為有利于鼓勵設計人對產品本身的外觀設計創新，提高外觀設計創新水平。【10】有的持批判態度，例如有學者認為，無論是否屬于平面印刷品，只要該產品符合工業產品的特性，就沒有理由從外觀設計的保護客體中排除出去。法工委解釋中強調的 “外觀設計的保護對象，應當集中在產品本身的改進”沒有問題。但產品本身的改進不是指產品在功能實現方面有什么提高，而是指產品本身在外觀上更吸引人，為消費者所歡迎。至于這種外觀是否起到識別作用，是產品使用過程中的副產品，它不應該影響對于外觀設計本身的判斷。而且，為什么這樣的一類外觀設計就降低了外觀設計的整體質量，從而應該排除在保護范圍之外? 從外觀設計更類似于版權保護的延伸這一角度來看，這個結論明顯是錯誤的。【11】也有人認為，幾乎所有的外觀設計在與某種商品相結合后，都會被視為該種商品區別于其他商品的顯著標識，人為地規定外觀設計不能具有標識功能是不符合實際情況的，必須正視外觀設計在實際使用過程中已經成為消費者辨認商品的一種重要途徑，承認其帶有一定的辨別功能。因此，以“識別性”作為排除某種外觀設計不能獲得專利保護的主要標準顯然是不恰當的。【12】還有學者認為，雖然現行專利法第25條第1款第(6)項明確將“對平面印刷品的圖案、色彩或者二者的結合作出的主要起標識作用的設計”排除在可授予專利權的客體之外，但這一規定只能在一定程度上減少商標權與外觀設計專利權的重疊保護，而不能消除這種重疊保護。【13】

　　司法實踐在探索《專利法》第25條第1款第（6）項的具體適用中，也形成了一些案例。例如，在陳鴻道與國家知識產權局專利復審委員會外觀設計專利無效案中，2013年2月，陳鴻道向國家知識產權局提出名稱為“罐貼（加多寶）”的外觀設計專利申請，2013年7月19日，國家知識產權局原審查部門發出駁回決定，駁回了本申請，其理由是：本申請不符合《中華人民共和國專利法》（簡稱專利法）第二十五條第（一）款第（六）項的規定。駁回決定所依據的文本為申請日提交的視圖及簡要說明。

　　2013年8月22日，陳鴻道對上述駁回決定不服，向專利復審委員會提出復審請求，主張申請中外觀設計的紅色、墨綠色的色塊和色帶組合起來的色彩設計要素、位于中部顯著視覺位置具有藝術效果的黃色文字圖案設計以及橫排和豎排文字構成的。適合于包裝罐產品使用的圖案按設計要素組合在一起，并不僅僅具有使公眾識別所涉及產品及服務來源的標識作用，而更多地富有裝飾性，一般消費者對本外觀設計能夠產生強烈的富有中國元素美感的視覺感受，外觀設計裝飾性遠大于本身的標識性。因此，申請不屬于專利法第二十五條第一款第（六）項規定的情形，符合外觀設計專利授權條件。

　　專利復審委員會認為：（1）申請所示外觀設計產品為罐貼，屬于平面印刷品；（2）該申請各設計視圖所示主要設計內容為以紅色為背景色的常見字體、常見橫豎排列的兩種色彩的文字及頂部、底部的不同于背景色的橫條紋，這些條紋、文字和色彩搭配不能帶來通過外包裝圖案、色彩變化而吸引公眾關注的裝飾效果，對于公眾而言其主要起到根據文字含義了解所包裝的產品品牌、名稱、廠家及地址、成份含量、宣傳用語等方面的標識性作用。因此，陳鴻道的主張不能成立。陳鴻道對專利復審委員會的決定不服，起訴到北京市第一中級人民法院，北京市第一中級人民法院駁回了陳鴻道的上訴請求。陳鴻道即上訴到北京市高級人民法院。北京市高級人民法院認為，就文字字體、色彩和裝飾效果而言，申請各設計在整體上主要起標識作用，屬于對平面印刷品的圖案和色彩作出的主要起標識作用的設計，屬于專利法第二十五條第一款第（六）項規定的情形，不應授予專利權。【14】

　　從上述案件可以看出，在專利審查實踐和司法實踐中，專利審查和復審機構、法院對具有標識性作用的外觀設計專利權的授予，采取的還是比較謹慎的態度的。

　　三、商標法對重疊保護的限制

　　《商標法》第12條規定，以三維標志申請注冊商標的，僅由商品自身的性質產生的形狀、為獲得技術效果而需有的商品形狀或者使商品具有實質性價值的形狀，不得注冊。這是《商標法》關于商標構成非功能性的規定，也是對專利和商標進行的劃界。據此規定，具有功能性的形狀可以獲得外觀設計專利或實用新型專利保護，但不能作為商標獲得保護。

　　從目前各國的立法規定來看，大多數西方發達國家的商標法只對立體商標的功能性問題作了明確規定，其實顏色商標也經常會遇到功能性問題。例如，由于藍色、紅色影響藥品的使用，就具有功能性，因為很多高齡的患者都把顏色和療效聯系在一起，一些患者將藥物混合在一個容器中，通過顏色對它們進行區分。在緊急情況下，顏色可以在一定程度上幫助區分藥品，在某種藥品以及它們的同類藥品上使用相同的顏色可以防止分發藥品的人發生混淆。【15】

　　功能性問題要從實用功能性和美學功能性兩個角度認識，目前我國立法和司法實踐中遇到的主要是實用功能性問題。對功能性的認識，國外商標法律制度經驗豐富。1904年，美國第二巡回法院在馬弗爾訴珀爾(Marvel Co. v. Pearl)一案中提出，產品實際運轉所必需的那些特征或者用于提高產品效能的特征不能被保護。【16】這是對商標實用功能性的最早概括。此后，法院逐漸通過不同的標準發展、校正了商標實用功能性。1995年，美國最高法院在夸里提克斯(Qualitex Co. v. Jacobson Products)一案中對實用功能性所作的定義具有劃時代的意義，該案認為，如果商品特征為商品使用或性能所必需，或者影響商品的成本或質量，而獨占使用該特征會給其他競爭者帶來非由商業信譽本身產生的嚴重不利，則該特征就是功能性的。【17】我國司法實踐對商標功能性的解讀體現在之寶制造公司與國家工商行政管理總局商標評審委員會商標異議復審行政糾紛案中。該案被異議商標系第3031816號三維標志立體商標，由之寶公司于2001年12月5日向商標局申請注冊，指定使用商品為第34類的吸煙用打火機。被異議商標初審公告后，恒星公司、煙具協會在法定期限內針對被異議商標分別向商標局提出了異議申請。商標局于認為被異議商標用在指定使用的“吸煙用打火機”商品上僅表示商品自身性質產生的形狀，屬于《中華人民共和國商標法》第十二條規定的不得注冊的情形，裁定被異議商標不予核準注冊。

　　之寶公司不服，其提出的主要理由是有其所有的與被異議商標相同、近似的商標在其他國家和地區的注冊、保護，這些均說明被異議商標并非“僅表示指定商品自身性質產品的形狀”，也不是為獲得技術效果而需有的形狀或使商品具有實質性價值的形狀。

　　一審法院和二審法院均認為，被異議商標已構成2001年《商標法》第十二條所指情形。該案所反映出來的問題是《商標法》第十二條功能性條款的立法宗旨究竟為何？在具體實踐中，該條規定如何適用才能體現立法之精神？從二審法院的判決說理克制，《商標法》第十二條是為了維護商標法上的公有領域，禁止將那些能夠促進技術進步的形狀通過注冊商標的形式獲得永久的“壟斷權”，阻礙技術的發展和公眾對技術的利用；具有功能性的形狀可以通過獲得實用新型專利權的保護來獲取鼓勵技術創新的“對價”，但是在專利權到期之后就必需允許公眾自由的使用，如果再允許將該功能性形狀注冊為商標，則將阻礙公眾自由利用該技術，因此將功能性形狀注冊為商標為其所壟斷的需求不得對抗促進技術發展的公共政策需求，即使該形狀經過使用獲得顯著特征也不允許其作為商標注冊。另外，之寶公司還主張替代性設計抗辯，認為市場中如果存在替代性設計，就不會造成特定形狀的壟斷。但二審法院認為，當同行業的其他競爭者需要選擇一款便攜、方便握持、不易刮擦的打火機時也就不可避免地會使用被異議商標的關鍵特征，此時如果允許被異議商標獲準注冊，將導致同行業其他競爭者的重大不利益，而之寶公司的這一競爭優勢并非源于其商譽，而是因為被異議商標的這種功能性設計。【18】

　　從上述之寶公司的商標異議糾紛案可以看出，我國司法實踐在立體標志的功能性判斷中采取的是非常嚴格的態度，其旨在于防止對形狀疊加商標保護后造成壟斷而侵害公共領域。

　　注釋：
【1】何煉紅：《知識產權的重疊保護問題》，載《法學研究》2007年第3期，第64頁。
【2】參見馮曉青：《論知識產權權利重疊、權利沖突及其解決》，載鄭勝利（主編）：《北京大學法學評論（第1卷）》，法律出版社2002年版，第114頁。
【3】何煉紅：《知識產權的重疊保護問題》，載《法學研究》2007年第3期，第64頁。
【4】劉平：《知識產權的重疊保護與侵權責任》，載《政法論壇》2010年第3期，第132，133頁。
【5】參見李小武：《回到外觀設計保護制度的起點———從 GUI 的保護談起》，載《清華法學》2012年第5期，第50-64頁。
【6】劉平：《知識產權的重疊保護與侵權責任》，載《政法論壇》2010年第3期，第131頁。
【7】參見全國人大常委會法制工作委員會經濟法室：《中華人民共和國專利法》釋解及實用指南[C]，2009年4月第 1 版，第 57-59 頁。
【8】劉勇剛、李虹奇：《<審查指南(征求意見稿)>重點修改內容(四)》，載《中國知識產權報》，2009年8月7日第4版。
【9】國家知識產權局：《專利審查指南》，知識產權出版社2010 年版，第 81 頁。
【10】馮曉青：《<專利法>第三次修改的特點——以提升創新能力與加強專利權保護為視角》，載《電子知識產權》，2009年第3期，第16-24頁。李虹：《外觀設計專利保護的重大進步——以專利法第三次修改為視角》，載《中國青年政治學院學報》，2009年第3期，第97-100頁。
【11】李小武：《回到外觀設計保護制度的起點———從 GUI 的保護談起》，載《清華法學》2012年第5期，第50-64頁。
【12】魏薇：《標識性平面印刷品不授予專利之評析》，載《河南商業高等專科學校學報》2010年第3期，第80頁。
【13】劉平：《知識產權的重疊保護與侵權責任》，載《政法論壇》2010年第28卷第3期，第128-134頁。
【14】陳鴻道與國家知識產權局專利復審委員會外觀設計專利無效案，北京市高級人民法院行政判決書（2017）京行終1929號。
【15】 488 F.Supp. 394, 398—399 (EDNY 1980).
【16】Marvel Co. v. Pearl, 133 F. 160, 161—162 (2d Cir. 1904).
【17】Qualitex Co. v. Jacobson Products, 514 U.S. 159, 165 (1995).其實，Qualitex案的這一結論不是針對商標的功能性作出的，它主要解決的是單一顏色能否獲得商標保護——干洗熨墊護套上的綠色能否獲得商標保護。
【18】之寶制造公司與國家工商行政管理總局商標評審委員會商標異議復審行政糾紛案，北京市高級人民法院行政判決書（2015）高行（知）終字第4355號。