文/集佳知識產權代理有限公司 田慧

　　案情介紹：

　　第13210295號“ ”商標（以下簡稱“爭議商標”）由蘇州愛有機商貿有限公司（以下簡稱“被申請人”）于2013年9月9日申請，指定使用在第3類洗發液; 護發素; 洗面奶; 美容面膜; 染發劑; 化妝品; 化妝用雪花膏; 帶香味的水; 防皺霜; 牙膏商品上。2015年3月13日，易凱生物有機產品公司（EKIBIO，原名歐洲有機天然優龍納特公司EURO-NAT，以下簡稱“申請人”）對其提出異議。商標局經審理后做出準予注冊的決定，爭議商標于2016年10月6日注冊公告。申請人隨后向商標評審委員會（以下簡稱“商評委”）提交無效宣告請求。主要無效理由為：爭議商標是對申請人在先使用并有一定影響的商標的搶注。被申請人與申請人在磋商代理事宜的過程中，搶注了申請人的“DOUCE NATURE”商標，其行為已構成《商標法》第十五條第一款所指情形。被申請人與申請人存在業務往來關系，其應當知曉申請人“DOUCE NATURE”商標的存在，其在相同或類似商品上申請注冊爭議商標的行為違反了《商標法》第十五條第二款的規定。爭議商標損害了申請人的著作權。爭議商標的注冊和使用會欺騙、誤導消費者，損害消費者的利益。除爭議商標外，被申請人在第3類商品上申請注冊了多個與他人知名商標近似的商標，被申請人的行為違反了誠實信用原則，擾亂了商標注冊和管理秩序。

　　商評委經審理認為：

　　被申請人通過電子郵件向申請人表達了希望雙方達成商業合作，代理銷售申請人的“DOUCE NATURE”產品的想法，其通過上述商業行為被申請人明確可以知悉申請人“DOUCE NATURE”商標的存在，其未經申請人授權，擅自在類似商品上將申請人具有獨創性的商標在國內進行注冊，該行為的主客觀方面與代理人搶注被代理人的商標并無二至。首先：雙方當事人希望達成基于某類商品的合作關系；其次，定做或經銷的一方通過合作能夠知曉對方的商標；最后，雙方彼此負有基于誠實信用原則而產生的隨附義務，如尊重并保護對方知識產權的義務。由此可見，本案在法律特征及價值判斷上與《商標法》第十五條第一款所涉情形具有相似性，基于同樣事件應為相同處理之原則，本案應類推使用第十五條第一款，對爭議商標予以無效宣告。但申請人提交的證據或萬余爭議商標申請日，或系在國外使用的證據，均不能證明在爭議商標申請日之前，其已經在化妝品等商品上實際使用了“DOUCE NATURE”商標，故申請人請求依據《商標法》第十五條第二款的規定宣告爭議商標無效的主張不能成立。關于申請人的其他主張，商評委未予支持。

　　案例評析：

　　在爭議商標申請日（2013年9月9日）之前6天，即2013年9月3日，被申請人向申請人發送了電子郵件，希望雙方達成商業合作，通過被申請人網站www.5iyouji.com，銷售申請人的有機產品。同日，申請人回復了被申請人的郵件，稱其需要做進一步的考察，才能決定是否進行合作。2013年9月4日，被申請人在郵件中稱，其需要“DOUCE NATURE”品牌的洗發液、沐浴液商品。此事實是本案決定做出的重要依據。

　　我國《商標法》第十五條第一款規定“未經授權，代理人或者代表人以自己的名義將被代理人或被代表人的商標進行注冊，被代理人或被代表人提出異議的，不予注冊并禁止使用。”

　　《商標法》第十五條第二款規定“就同一種商品或者類似商品申請注冊的商標與他人在先使用的未注冊商標相同或者近似，申請人與該他人具有前款規定以外的合同、業務往來關系或者其他關系而明知該他人商標存在，該他人提出異議的，不予注冊。”

　　上述兩款法條中，最大的區別在于前者明確禁止的是代理、代表關系中代理人、代表人對被代理人、被代表人商標的搶注；而后者所禁止的是在代理、代表關系以外的特定關系人搶注他人在先使用商標的行為。

　　在實際操作中，具體是應當適用此條第一款還是第二款，首先熟悉兩條款的適用要件。《商標審查標準》對此做出了闡述：

　　認定代理人或者代表人未經授權，擅自注冊被代理人或者被代表人商標的行為，須符合下列要件：（1）系爭商標注冊申請人是商標所有人的代理人或者代表人；（2）系爭商標指定使用在與被代理人、被代表人的商標相同或者類似的商品/服務上； （3）系爭商標與被代理人、被代表人的商標相同或者近似； （4）代理人或者代表人不能證明其申請注冊行為已取得被代理人或者被代表人的授權。

　　認定特定關系人搶注他人在先使用商標須符合下列要件： （1）他人商標在系爭商標申請之前已經使用；（2）系爭商標注冊申請人與商標在先使用人存在合同、業務往來關系或者其他關系，因該特定關系注冊申請人明知他人商標的存在； （3）系爭商標指定使用在與他人在先使用商標相同或者類似的商品/服務上；（4）系爭商標與他人在先使用商標相同或者近似。

　　通過以上對比可以發現：特定關系人搶注的首要條件即為在先使用。有別于《商標法》第三十二條的在先使用，此條款中，在先使用人僅需證明其商標在系爭商標申請日前，已經在中國市場使用，無需證明商標通過使用具有了一定影響。在先使用既包括在實際銷售的商品、提供的服務上使用商標，也包括對商標進行的推廣宣傳。本條所指在先使用還包括為標有系爭商標的商品/服務投入中國市場而進行的實際準備活動。而代理人或代表人搶注并不要求證明被代理人或被代表人商標在中國市場的在先使用，其最為重要的是要證明代理或代表關系。

　　代理人或者代表人未經授權，擅自注冊被代理人或者被代表人商標的情況時有發生，此類行為違反了誠實信用原則，侵害了被代理人、被代表人或者利害關系人的合法權益，屬于惡意搶注的行為之一。本案中，被申請人在與申請人郵件溝通尋求代理合作關系之后的6天就申請注冊了爭議商標。顯然，雙方之間并未形成正式的代理或代表關系。商評委認為此種主動尋求代理合作的行為，盡管并無正式的代理、代表關系的確立，其主客觀要素與代理人搶注被代理人的商標并無二至，進而認定本案在法律特征及價值判斷上與《商標法》第十五條第一款所涉情形具有相似性，基于同樣事件應為相同處理之原則，類推使用《商標法》第十五條第一款，對爭議商標予以無效宣告。本案不僅對在先商標權利人及商標代理機構更好地理解、適用《商標法》十五條第一款和第二款的規定具有很好的指導意義；同時也體現了商評委裁決時對相關法律法規和原則適用的靈活性，彰顯了商評委打擊此類惡意搶注行為的決心和決斷力。