文/北京市集佳律師事務所 戈曉美

　　近日，集佳律師事務所收到了由南京中院作出的準許原告撤訴的裁定書，集佳代理被告山東巴羅克生物科技有限公司應訴發明專利侵權一審案件由此圓滿終結。以下就本案過程中被告應對策略中的幾大亮點進行分析，以饗讀者。

　　案情簡介：

　　本案涉及原告杭州百伴生物技術有限公司訴被告山東巴羅克生物科技有限公司關于名稱為“高通量樣品管理系統”、專利號為ZL201310207204.8的發明專利權侵權糾紛。訴狀中，原告要求被告賠償人民幣1萬元，案件過程中原告積極搜集各類侵權證據，隨后增加訴訟請求至索賠100萬人民幣，再追加至索賠1500萬。被告方面，接到被訴通知后，立即組成專業律師團隊，申請中止審理為案件準備贏得寶貴時間，針對涉案專利先后兩次提起無效宣告請求，堅持不懈檢索現有技術，最終依靠有利的現有技術抗辯成功擊退原告的千萬索賠，原告最終被迫撤訴。

　　案情詳析：

　　1、專利問題無小事，低索賠案件勿輕視

　　在司法實踐中，通常較高的索賠額會給被控侵權人強大的震懾作用，同時也會引起其高度重視和強有力的反抗。反之，如果原告要求較低的索賠額，則被控侵權人通常不會施之以較高的注意力，往往會輕視它。甚至有些被控侵權人會選擇“破財消災”，不聘請專業的律師，而自行與原告方和解了事。但如果被控侵權人真的如此消極應對，則非常有可能是落入了原告精心設計的訴訟策略中！

　　在本案中，原告控告被告發明專利侵權，在起訴時僅要求索賠人民幣1萬元。法院組織第一次開庭審理時，原告當庭提交被控侵權產品大量銷售和許諾銷售的證據，追加訴訟請求至索賠人民幣100萬。期間，涉案專利經兩次無效宣告請求，但仍屹立不倒。原告由此對涉案專利的穩定性信心大增，進一步全面搜集被控侵權產品廣泛銷售和許諾銷售的證據，并進一步追加訴訟請求至索賠人民幣1500萬。昔日區區小案一躍成為千萬大案。

　　因此，專利問題無小事，一旦被訴，請務必積極應對。被控告專利侵權，這不僅關系到企業所應用的技術方案能否繼續使用，對應的產品是否可以銷售，還關系到整個企業的聲譽，因為一旦同意和解則向社會傳遞出了自認侵權的信號。

　　2、提出中止訴訟審理請求，力爭更多時間準備應對

　　被訴侵權的被告，通常都希望能夠將訴訟審理中止下來，以能夠充分的時間來準備。目前司法實踐中已經明確否定了當事人惡意濫用管轄權異議拖延訴訟時間的做法。在專利訴訟中，比較慣用的做法是通過針對涉案專利提出無效請求來中止侵權訴訟的審理。

　　2011年7月1日施行、2015年第二次修訂的《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》第8-11條規定了受理的侵權糾紛案件是否應當予以中止的幾種情形，具體如下：

　　上述除外情況主要是考慮如下因素：專利類型：發明、新型、還是外觀？新型和外觀是否經歷過無效程序？新穎和外觀的評價報告的結論？被告的現有技術抗辯證據？中止請求的提出時間是否在答辯期內？請求的理由、證據是否充分？換言之，審理侵權訴訟的法院是否會中止審理程序，一方面會考慮提出中止請求的時間，但最為核心的影響因素在于專利的穩定性，即提出無效宣告請求的證據和理由是否足夠強？

　　本案中，在依據第一次無效請求申請中止審理時，法院并沒有支持我們。但在第二次無效請求中，由于我方找到了較為強有力的證據，法院認為可能會較大程度上影響涉案權利基礎的穩定性的情況下，同意了我方的中止請求。由此，集佳團隊盡最大努力為客戶爭取了更多的準備時間。

　　3、多次啟動無效宣告程序，檢索有利證據永不放棄

　　在應對原告方提起的專利侵權訴訟時，針對涉案專利提起無效宣告請求是被告方通常采用的重要舉措之一。如果在專利侵權訴訟過程中將原告的權利基礎無效掉，那么便起到了釜底抽薪的效果。根據司法解釋二第二條的規定，權利人在專利侵權訴訟中主張的權利要求被專利復審委員會宣告無效的，審理專利權糾紛案件的人民法院便可以裁定駁回權利人基于該無效權利要求的起訴。

　　在本案中，集佳團隊曾兩次代表被告針對涉案專利提出無效宣告請求。在這兩次無效中，集佳團隊指導客戶從出版物公開、使用公開、證人證言等多種舉證方式，提出涉案專利相對于多種證據結合沒有創造性的理由。但是基于對現有技術文件公開內容的不同理解，以及對于使用公開證據鏈完成性的較高要求，該無效理由并沒有得到復審委的支持。

　　但，現有技術的檢索是永無窮盡和沒有止境的。凡是已授權的專利，只要屬于申請日前的現有技術，就不應該被維持，“瑕疵專利”的權利人不應占有合理壟斷的權利，任何人任何時候均有針對“瑕疵專利”提出無效請求的權利。本案中，盡管兩次無效請求均未成功無效掉涉案專利，集佳團隊始終不會放棄。事實證明，這種堅持是非常有價值的。

　　4、終獲有利現有技術抗辯，成功擊退原告千萬索賠

　　如前所述，被告曾嘗試兩次請求宣告涉案專利無效，但均未成功。這種情況下，集佳團隊始終沒有放棄對現有技術的檢索，終于在第二次開庭前期找到了一篇在先的日本專利技術作為現有技術抗辯證據！

　　現有技術抗辯是我國《專利法》在2008年第三次修改中引入的一項重要抗辯制度：在專利侵權糾紛中，被控侵權人有證據證明其實施的技術或者設計屬于現有技術或者現有設計的，不構成侵犯專利權。據此，無需顧及所涉及的專利權是有效還是無效，法院可直接判定被控告侵權人不侵權。

　　本案中，涉案專利權利要求1記載了如下特征：“網格形支架設計有卡鎖機構，可與管狀容器底部的結構配合，將管狀容器固定于支架上，并使所有管狀容器的底部位于同一水平面上”。該特征是否應當被認定為功能性技術特征？還是屬于《解釋二》第八條所述“本領域技術人員僅通過閱讀權利要求即可直接、明確地確定實現上述功能或效果的具體實施方式”的但書情況？其保護范圍是否僅限于說明書中的具體實施方式？以及等同原則的范圍多大？對于上述技術問題和法律問題的理解，原被告雙方的觀點存在嚴重分歧。

　　集佳團隊在第二次開庭時將該新檢索到的現有技術證據提交至法庭，并主張：被控侵權產品采用了與現有技術相同的技術，均為在凍存盒底面中設置與凍存管底面對應貼合、相互匹配嵌套的互補結構。在這種情況下，無需考慮涉案專利的狀態是有效還是無效的問題，不用糾結于前述權利要求的解釋和侵權判定等復雜的技術問題和法律問題，只要被控侵權技術屬于現有技術，則可以直截了當地得出侵權指控不成立的結論。

　　從案件結果來看，原告在專利權經兩次無效宣告仍維持有效的情況下撤回起訴，正是該強有力的現有技術抗辯證據發揮了重要作用！因此，本案是成功適用現有技術抗辯制度擊退原告千萬索賠的典型代表。