文/集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 陳晨

　　一、中國(guó)關(guān)于創(chuàng)造性及其判斷標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)規(guī)定

　　對(duì)于發(fā)明的創(chuàng)造性，我國(guó)專利法第二十二條第三款規(guī)定，是指與現(xiàn)有技術(shù)相比，該發(fā)明具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步。對(duì)于如何判斷發(fā)明或?qū)嵱眯滦褪欠窬哂袆?chuàng)造性，審查指南中給出了具體的判斷方法，即三步法：確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)（第一步）；確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題（第二步）；判斷要求保護(hù)的發(fā)明對(duì)本領(lǐng)域技術(shù)人員來說是否顯而易見（第三步）。

　　二、日本關(guān)于創(chuàng)造性及其判斷標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)規(guī)定

　　日本專利法第二十九條規(guī)定：凡完成在工業(yè)上可利用的發(fā)明的發(fā)明人，除下列記載的發(fā)明之外，可以獲得該項(xiàng)發(fā)明的專利：

　　專利申請(qǐng)之前在日本國(guó)內(nèi)已是眾所周知的發(fā)明；

　　專利申請(qǐng)之前在日本國(guó)內(nèi)已是公開實(shí)施的發(fā)明；

　　專利申請(qǐng)之前在日本國(guó)內(nèi)或國(guó)外公開的刊物上已有記載的發(fā)明；

　　專利申請(qǐng)之前，具備該發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域的普通知識(shí)者，根據(jù)記載于前項(xiàng)各款中的發(fā)明而能夠容易實(shí)現(xiàn)發(fā)明時(shí)，不拘同項(xiàng)的規(guī)定如何，對(duì)其發(fā)明不能給予專利權(quán)。

　　也就是說，日本對(duì)創(chuàng)造性的判斷標(biāo)準(zhǔn)是：從現(xiàn)有技術(shù)出發(fā)，是否容易想到該申請(qǐng)發(fā)明中相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)特征。若本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)現(xiàn)有技術(shù)能夠容易想到本發(fā)明時(shí)，則本發(fā)明不具有創(chuàng)造性。

　　三、日本專利審查中關(guān)于創(chuàng)造性的判斷步驟

　　根據(jù)日本專利審查指南中的規(guī)定，判斷專利申請(qǐng)是否具有創(chuàng)造性的具體步驟包括：

　　①理解要求保護(hù)的發(fā)明；

　　②找出一篇最接近本發(fā)明的對(duì)比文件；

　　③將本發(fā)明與對(duì)比文件進(jìn)行比較，找到相同的技術(shù)特征和區(qū)別技術(shù)特征；

　　④針對(duì)區(qū)別技術(shù)特征進(jìn)行推理。

　　其中推理部分具體包括：

　　①首先考慮該區(qū)別技術(shù)特征是否是本領(lǐng)域技術(shù)人員容易想到的技術(shù)創(chuàng)新，比如：從公知材料中選擇最合適的材料，數(shù)值范圍的優(yōu)化或最優(yōu)化，等同物的置換，具體應(yīng)用的技術(shù)變更，申請(qǐng)人自己承認(rèn)的內(nèi)容等；如果該區(qū)別技術(shù)特征不是本領(lǐng)域技術(shù)人員容易想到的技術(shù)創(chuàng)新，則本發(fā)明具有創(chuàng)造性；

　　②如果該區(qū)別技術(shù)特征屬于本領(lǐng)域技術(shù)人員容易想到的技術(shù)創(chuàng)新，則繼續(xù)討論是否有動(dòng)機(jī)，例如對(duì)比文件和本申請(qǐng)之間是否具有：A技術(shù)領(lǐng)域的相關(guān)性，B課題的共通性，C功能、作用的共通性，D引用發(fā)明中是否具有啟示，或?qū)儆诠ＷR(shí)（上述A-D中的任意單獨(dú)一項(xiàng)，均可以認(rèn)為具有動(dòng)機(jī)）；如果不存在動(dòng)機(jī)，則本發(fā)明具有創(chuàng)造性；

　　③如果存在動(dòng)機(jī)，則繼續(xù)討論是否具有否定上述邏輯推理的要素存在，例如：A阻礙要因（不同引用文獻(xiàn)之間，在技術(shù)上存在障礙而不能結(jié)合），B有利的發(fā)明效果，C商業(yè)上的成功、長(zhǎng)期未解決的課題等，其中阻礙要因是答復(fù)創(chuàng)造性問題的殺手锏。

　　四、案例分析

　　下面以筆者代理過的一個(gè)日本專利申請(qǐng)為例來詳細(xì)討論日本專利審查中對(duì)創(chuàng)造性的判斷。該專利申請(qǐng)要求保護(hù)一種逆變器及光伏發(fā)電系統(tǒng)，該逆變器應(yīng)用于光伏發(fā)電系統(tǒng)，連接于電池板與交流電網(wǎng)之間，包括：儲(chǔ)能接口、控制器、直流電流傳感器和逆變橋。

　　審查員引用了對(duì)比文件1和對(duì)比文件2來評(píng)述本發(fā)明的新穎性和創(chuàng)造性。審查員認(rèn)為，本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠容易地想到將對(duì)比文件2中公開的控制器運(yùn)用到對(duì)比文件1中，從而得到本發(fā)明的技術(shù)方案。

　　經(jīng)過分析，筆者認(rèn)為本發(fā)明與對(duì)比文件2存在以下區(qū)別技術(shù)特征：

　　本發(fā)明中的控制器用于接收逆變器發(fā)送的總功率和交流電網(wǎng)的限發(fā)功率，計(jì)算總功率和限發(fā)功率的差值，并根據(jù)所述差值生成控制信號(hào)以控制儲(chǔ)能接口輸出或存儲(chǔ)直流電能；

　　對(duì)比文件2中控制器用于根據(jù)光伏發(fā)電電池的發(fā)電量與交流電網(wǎng)實(shí)際需要的電能之間的差值來控制輸出電能量；

　　對(duì)比文件1中沒有公開有關(guān)控制器的相關(guān)技術(shù)特征。

　　根據(jù)上述創(chuàng)造性的判斷步驟，筆者基于上述區(qū)別技術(shù)特征進(jìn)行推理：

　　①首先考慮該區(qū)別技術(shù)特征是否是本領(lǐng)域技術(shù)人員容易想到的技術(shù)創(chuàng)新。本發(fā)明的控制器是計(jì)算光伏電池生成的總功率與交流電網(wǎng)限發(fā)功率的差值，對(duì)比文件2是計(jì)算光伏發(fā)電電池的發(fā)電量與交流電網(wǎng)實(shí)際需要電量的差值，根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，我們認(rèn)為該區(qū)別技術(shù)特征很容易被認(rèn)為是本領(lǐng)域人員很容易想到的技術(shù)創(chuàng)新；

　　②接下來筆者考慮本領(lǐng)域技術(shù)人員是否有動(dòng)機(jī)將對(duì)比文件2運(yùn)用到對(duì)比文件1中。由于對(duì)比文件2在技術(shù)效果上與本發(fā)明存在一定共通性，筆者認(rèn)為這一點(diǎn)同樣不容易突破；

　　③于是筆者考慮對(duì)比文件2中是否具有否定上述邏輯推理的要素存在。經(jīng)過反復(fù)閱讀對(duì)比文件2，筆者在對(duì)比文件2中說明書部分找到“本發(fā)明公開的電力控制系統(tǒng)包括至少3個(gè)儲(chǔ)能裝置”這樣的限定，而對(duì)比文件1中限定了儲(chǔ)能裝置的數(shù)量為1個(gè)。因此，在組合對(duì)比文件1的發(fā)明和對(duì)比文件2的發(fā)明時(shí)存在阻礙因素。所以，不能將對(duì)比文件2應(yīng)用于對(duì)比文件1，本領(lǐng)域技術(shù)人員不能容易地想到本發(fā)明。

　　五、結(jié)論

　　創(chuàng)造性的判斷一直是專利審查中最難把握的也是主觀因素最多的問題，其不僅在于專利法所定義的創(chuàng)造性標(biāo)準(zhǔn)具有較強(qiáng)的抽象性，也涉及對(duì)創(chuàng)造性判斷各個(gè)步驟考慮因素的解釋不全面。當(dāng)一件日本專利申請(qǐng)被指出不具備創(chuàng)造性時(shí)，代理人根據(jù)該發(fā)明專利申請(qǐng)的實(shí)際情況，可以考慮上述創(chuàng)造性判斷步驟對(duì)其發(fā)明的創(chuàng)造性進(jìn)行判斷或爭(zhēng)辯。例如，在發(fā)明相對(duì)于最接近的對(duì)比文件的區(qū)別特征已被另一對(duì)比文件公開，且該區(qū)別特征在該發(fā)明中的作用和在另一對(duì)比文件中的作用相同的情況下，代理人可以分析各對(duì)比文件的內(nèi)容，判斷將兩個(gè)對(duì)比文件組合后，最接近的對(duì)比文件的發(fā)明目的能夠?qū)崿F(xiàn)。如不能實(shí)現(xiàn)，則可以從對(duì)比文件的組合存在阻礙因素這一角度進(jìn)行爭(zhēng)辯，陳述兩個(gè)對(duì)比文件不能組合的理由，以主張發(fā)明的創(chuàng)造性。