文/集佳知識產權代理有限公司 楊曉偉

　　1.轉換申請的規定

　　根據韓國《專利法》（以下簡稱“《專利法》”）第53條、第209條的規定，提出實用新型注冊申請（即原始申請）的申請人可以將本實用新型申請轉換為原始說明書或附圖公開范圍內的專利申請（即轉換申請）。但是如果自（第一次）發出經核準的《駁回通知書》副本之日起超過三十天，則無權請求轉換。

　　同樣，根據韓國《實用新型法》（以下簡稱“《實用新型法》”）第10條、第37條，以及韓國《專利審查指南》（以下簡稱“《審查指南》”）第六部分第二章的規定可知，針對發明申請也有相應的轉換規定。即發明申請與實用新型申請可以相互轉換。

　　2.轉換申請的目的

　　申請轉換的目的（purport）旨在保留原始申請的申請日的基礎上，將原始申請轉換為更有利的申請類型。例如在下列情況下提交轉換請求：申請人根據先申請制匆忙提交申請，但選擇了錯誤的申請形式（專利，實用新型）；或者誤解了專利制度，抑或申請時難以確定提交申請的主題等。

　　3.轉換申請的要求

　　（1）請求主體

　　根據《審查指南》有關轉換申請的形式要求的描述：“申請實用新型注冊（或發明）的申請人可以將......轉換為專利（或實用新型）申請”，并要求提交轉換申請的申請人與原申請的申請人相同。因此提出轉換申請的適格主體是原始申請的申請人。

　　（2）轉換時間

　　轉換申請的提出時間是從實用新型（或專利）申請日到實用新型登記日，或發明授權日，或者（第一次）發出經核準的《駁回通知書》副本之日起三十天之間的時間，由此可以確定轉換申請的時間限制。

　　為了使轉換申請被認定為合法，原始申請應該在轉換時在KIPO處于懸而未決（pending）的狀態。如果原始申請已被無效、撤回、放棄或注冊，則轉換申請不得提交。有關于此，審查指南有一處細節規定：如果轉換申請是在因撤回和放棄原始申請而程序終止的當天提交，則轉換申請應被視為在原始申請未決時提交。這是因為如果原始申請在提交轉換申請的同一天終止，那么很難區分提出轉換申請請求是早于還是晚于原始申請終止日。并且，從法理上講，認為后續轉換申請的程序開始于原始申請未決時是合理的。

　　（3）實質要求

　　《專利法》第53條第（1）款以及《實用新型法》第10條規定了經轉換的申請應當符合的實質性要求。即申請人可以在“原始申請的說明書或附圖公開的范圍內”將實用新型注冊（發明）申請轉為發明（實用新型）申請，以確認轉換申請的合法性。

　　換句話說，如果要將轉換申請認定為合法申請，轉換申請的說明書或附圖中披露的事項應包括在原始申請的說明書或附圖中。如果轉換申請中披露的任一項未包含在原始申請的說明書或附圖中，則轉換申請會被視為不符合法律規定并被拒絕。

　　轉換申請中的內容是否包括在原始申請的說明書或附圖中，應通過以下標準確定：轉換申請中的內容是否明確描述在原始申請的說明書或附圖中，或者如果沒有描述在其中，則該內容是否可以被明確地理解為已經在原始申請的說明書或附圖中公開。

　　4.轉換申請的程序

　　（1）當申請人打算提交轉換申請時，需要提交一個附有說明書及相關文件的新申請。此外，申請人應聲明轉換申請的意圖（purport）以及構成轉換基礎的原始申請。

　　如果在提交轉換申請時沒有聲明或錯誤聲明原始申請，則轉換申請應被視為不合法。除了對明顯錯誤的修改外，不接受對原始申請聲明的修改。

　　（2）如果申請人打算提交一份要求披露例外（disclosure exceptions）或優先權的轉換申請，他/她應在書面轉換申請中聲明此要求的意圖，并在規定期限內提交聲明所需的證據文件。如果在提交原始申請時未提出該披露例外或優先權要求，則不接受此類要求（以上內容不適用于2015年7月29日或之后提交的轉換申請）。有一例外情況：即使原始申請中描述了披露例外或優先權要求，但相關證據文件未在規定期限內提交，且轉換申請包含該披露例外或優先權的要求，并且有關證據文件在轉換申請的提交日之前的規定日期前提交，則該披露例外或優先權的要求被視為合法（除非在提交轉換申請之前原始申請中的披露例外或優先權程序已經無效）。

　　此外，如果原始申請和轉換申請的相關證據文件相同，且申請人打算依賴原始申請的已提交的證據文件的內容，則他/她可以作出此依賴聲明。

　　5.轉換申請的作用

　　（1）轉換申請被視為在提交原始申請時提交。但是，如果轉換申請屬于下列情況，則轉換申請應被視為在實際申請程序開始時提交。

　　①如果轉換申請對應于《專利法》第29（3）條闡明的“另一申請”，或《實用新型法》第4（3）條所認為的“專利申請”；

　　②如果某人打算將《專利法》第三十（1）（1）條（技術方案被排除在已被公眾可知的范圍外，即不破壞新穎性的規定）適用于本提交的轉換申請，并在書面專利申請中聲明該意圖并將證據文件提交給審查員；

　　③如果某人打算提交一個要求條約優先權的轉換申請，且在書面轉換申請中說明了優先權要求的意圖、韓文名稱以及第一個國家申請的提交日期；

　　④如果某人打算提交一份要求國內優先權的轉換申請，并在書面轉換申請中說明優先權要求以及在先申請。

　　（2）轉換申請提交后，原實用新型注冊（發明）申請被視為撤回。 原始申請因提交轉換申請被視為撤回后，即使轉換申請被無效、撤回、放棄或駁回的決定已具有約束力，原始申請也不會被認為有效。除非轉換申請被退回（returned）。

　　6.轉換申請的審查

　　6.1審查中的一般原則

　　（1）提交轉換申請后，審查員應檢查申請是否符合轉換的形式要求。審查員應檢查提交轉換申請的申請人是否是適格主體、轉換申請是否在允許轉換的期限內提交以及原始申請是否在轉換申請中適當說明。

　　審查員應向申請人提供解釋機會，說明轉換申請是否屬于下列違反韓國《專利法實施細則》第11（1）（7）或（11）條情形：不符合資格的人提交轉換申請；轉換申請在指定期限屆滿后提交；或者轉換申請是在原始申請程序終止后提交。如果申請人未在指定期限內解釋上述情形，審查員將退回該轉換申請。

　　（2）根據提交時間的不同，對轉換申請的審查進行分類，如下所述。

　　①原始申請是1999年7月1日之前提交

　　鑒于目前幾乎不會再遇到此種情況，本文對此不做過多討論。詳細內容可參閱《審查指南》第六部分第二章第6.1節。

　　②原始申請于2006年10月1日或之后提出

　　如果轉換申請的內容在原始申請中沒有描述，審查員應通知申請人駁回理由。如果申請人提交的書面證據或修改也無法解決駁回理由，審查員會作出駁回申請人專利的決定。

　　6.2 轉換申請審查的說明

　　（1）轉換申請的說明書或附圖允許修改，允許修改的期限應包含在專利法第47（1）條（有關申請修改的規定）規定的期限內，從原始申請的提交日起追溯計算。

　　如果轉換申請符合程序性和實質性要求，審查員應將轉換申請視為普通申請，并審查對其修改的合法性。在這種情況下，提交轉換申請時的說明書和附圖應作為進行實質性審查的依據。如果轉換申請的說明書中未包含的內容是在提交轉換申請后通過修改新增加的，則審查員應按照禁止增加新主題的要求對申請進行審查。同樣，這也適用于添加原始申請的說明書或附圖中描述的、但未在轉換申請的說明書或附圖中描述的內容的情況。

　　（2）申請人可以通過分案申請的方式提交轉換申請。但是不允許在單一程序中同時進行分案申請和轉換要求，例如將專利申請的一部分轉換為實用新型注冊申請。如果實際操作中申請人欲將申請的一部分轉換為其他類型的申請，他/她應首先提交分案申請，然后根據分案申請提交轉換申請。

　　（3）當申請人提交轉換申請，同時要求對被拒絕的原始申請進行復審或對駁回決定提出上訴時，如果轉換申請程序合法，則審查員應接受轉換申請。當對轉換申請提出實審請求時，審查員應進行實質審查。而對于復審請求或對駁回決定提出上訴的請求，審查員應根據《專利法》第53（4）條（實用新型法案第10（4）條）對被視為撤回的原始申請執行相應的程序。

　　（4）當原始申請在提交轉換申請時處于未決狀態，但在申請轉換后被退回（return）時，審查員應根據轉換申請的實際提交的日期對其進行審查，而不是給予與原始申請相同的申請日。如果此時轉換申請恰好也有理由被拒絕，審查員應通知申請人他/她的申請不能采取追溯申請日期的理由以及被拒絕理由。在沒有任何拒絕理由的情況下，審查員應通過“On-nara系統（EDMS：韓國政府電子文件管理系統）”通知申請人為何申請不能追溯申請日期。

　　（5）轉換申請不得基于多個原始申請提交。但是，在根據兩項或多項先前提交的申請提交要求國內優先權的在后申請后，則可以依據該在后申請提交轉換申請。

　　（6）如果自（第一次）發出經核準的《駁回通知書》副本之日起已超過三十天，即便通過復審請求或上訴決定該《駁回通知書》被取消，或者從再次發出經核準的《駁回通知書》副本之日起未超過三十天，申請人也不得再提交轉換申請。這是因為通過復審請求取消駁回通知的操作并不否定第一次發出經核準的《駁回通知書》副本這一事實。

　　7.延伸

　　7.1中韓差別

　　（1）審查制度

　　在中國，發明需要初步審查和實質審查，實用新型只進行初步審查，包括形式審查和明顯實質性缺陷審查。而韓國的發明和實用新型則都需要進行初步審查和實質審查，實質審查包括產業上可利用性、新穎性、進步性。有關進步性（創造性）審查，韓國發明的進步性用所述技術領域的普通技術人員不經過創造性勞動是否“容易”制造來判斷，實用新型則使用是否“極容易”來判斷，但實務操作中，兩個“進步性”的判斷標準區別不大。

　　（2）關于發明與實用新型的轉換

　　中國沒有通過提交轉換請求實現發明和實用新型的相互轉換的規定。實際操作中可以利用要求優先權達到轉換的目的。即如果在先的發明自申請自起算未超過12個月，申請人可以提交與在先發明申請主題一致的實用新型申請，并要求在先申請的優先權，以彌補在后申請的申請日滯后的不足，并實現申請類型的變更。

　　7.2轉換申請與重新提交一個實用新型不同

　　轉換申請是基于原始申請提交一個類型轉換的請求，從而將原始的發明申請轉換為實用新型申請，或者將原始的實用新型申請轉換為發明申請。轉換之后原始申請視為撤回。這與原始申請之后又提交了一個新的申請是不同的。原始發明申請之后，再提交一個實用新型申請屬于二重申請，這在多數國家是不被允許的。即便在后申請提交成功，原始申請也會破壞在后申請的可專利性。

　　7.3有關（第一次）經核準的《駁回通知書》副本

　　韓國專利審查的程序中包括發出意見陳述通知（notice of preliminary rejection）以及駁回通知（notice of final rejection）。收到駁回通知之后三十天內有權提交復審請求，復審之后可能再次發出《駁回通知書》。本文轉換申請時間要求中所述的即是第一次發出《駁回通知書》之日起三十天的提交復審期限。