文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 于小杰
近日，我方代理的第三人河南省張弓酒業(yè)有限公司的關(guān)于第19988494號“非常度”商標(biāo)無效宣告請求行政糾紛一案取得了勝訴的一審判決書（2020京73行初第4565號）。該案件所涉及的是否構(gòu)成《商標(biāo)法》第三十二條后半段關(guān)于搶注在先使用并有一定影響商標(biāo)的問題，值得我們總結(jié)學(xué)習(xí)。
【焦點(diǎn)問題】
訴爭商標(biāo)的注冊是否違反了《商標(biāo)法》第三十二條后半段的規(guī)定，即訴爭商標(biāo)系對第三人在“白酒”商品上在先使用并有一定影響的“非常度”商標(biāo)的搶注。
【案情簡介】
商標(biāo)的基本情況：
訴爭商標(biāo)由姬艷玲于2016年5月17日申請注冊，并于2018年2月7日獲準(zhǔn)注冊。河南省張弓酒業(yè)有限公司在2019年3月5日就第19988494號“非常度”商標(biāo)向國家知識產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)評審委員會提出無效宣告請求，理由是訴爭商標(biāo)的注冊違反《商標(biāo)法》第三十二條后半段的規(guī)定，訴爭商標(biāo)是否系對第三人在“白酒”商品上在先使用并有一定影響的“非常度”商標(biāo)的搶注。
國家知識產(chǎn)權(quán)局認(rèn)定：申請人提交的證據(jù)2-證據(jù)6、證據(jù)10-證據(jù)11中銷售發(fā)票、產(chǎn)品圖片、廣告宣傳資料及相關(guān)媒體報(bào)道等證據(jù)可以一一對應(yīng)，形成證據(jù)鏈，證明申請人將“非常度”商標(biāo)用在白酒商品上，并具有一定的知名度。申請人提交的 其他證據(jù)可以佐證上述事實(shí)。訴爭商標(biāo)“非常度”與申請人的“非常度”商標(biāo)在文字組成、呼叫等方面相同，已構(gòu)成近似商標(biāo)。訴爭商標(biāo)指定使用的白酒；葡萄酒等商品與申請人銷售的白酒等商品在功能、用途等方面相近，屬于同一種或類似商品。加之，申請人與被申請人同處于河南省，申請人及其 產(chǎn)品在河南省具有一定知名度，可以推定被申請人對申請人及其產(chǎn)品情況應(yīng)當(dāng)知曉，故被申請人申請注冊訴爭商標(biāo)具有明顯的主觀惡意。綜上，本案在案證據(jù)可以認(rèn)定訴爭商標(biāo)的申請注冊構(gòu)成了“以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”的情形，從而對訴爭商標(biāo)予以無效宣告。
北京知識產(chǎn)權(quán)法院認(rèn)定：第三人提交的產(chǎn)品購銷合同及發(fā)票、銷售發(fā)票均顯示有“非常度”商標(biāo)，可以證明在訴爭商標(biāo)申請日前第三人銷售標(biāo)有“非常度”商標(biāo)的“白酒”商品。結(jié)合第三人提交的《商丘日報(bào)》的報(bào)道及第三人的宣傳證據(jù)可以證明在訴爭商標(biāo)申請日前，第三人在“白酒”商品上使用“非常度”商標(biāo)并具有一定影響。鑒于各方當(dāng)事人對于訴爭商標(biāo)與第三人在先使用并有一定影響的“非常度”商標(biāo)構(gòu)成近似標(biāo)識、訴爭商標(biāo)核定使用的商品與“白酒”商品構(gòu)成同一種或類似商品均不持異議，本院經(jīng)審查亦予以確認(rèn)。考慮到原告與第三人系同處于河南省的同業(yè)經(jīng)營者，原告對于第三人在先使 用并有一定影響的“非常度”商標(biāo)應(yīng)當(dāng)有所知悉，原告仍申請注冊與第三人在先使用并有一定影響的標(biāo)識完全相同的商標(biāo)，其主觀上難為善意。此外，原告提交的證據(jù)形成時(shí)間晩于訴爭商標(biāo)申請日，且使用、宣傳證據(jù)為其自行截取、制作，尚不足以證明訴爭商標(biāo)經(jīng)過使用具有知名度。綜上，訴爭商標(biāo)的申請注冊構(gòu)成2013年商標(biāo)法第三十二條規(guī)定的“不得以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”所指之情形。
【辦案思路】
本案爭議焦點(diǎn)是《商標(biāo)法》第三十二條后半段，關(guān)于商標(biāo)搶注的問題。對此，《北高院審理指南》規(guī)定認(rèn)定訴爭商標(biāo)的申請注冊是否屬于“以不正當(dāng)手段搶先注冊他人在先使用并具有一定影響的商標(biāo)”時(shí)，應(yīng)同時(shí)具備下列情形：（1）未注冊商標(biāo)在訴爭商標(biāo)申請日之前已經(jīng)使用并有一定影響；（2）訴爭商標(biāo)與在先使用的未注冊商標(biāo)構(gòu)成相同或近似商標(biāo)；（3）訴爭商標(biāo)指定使用的商品與在先使用的未注冊商標(biāo)所使用的商品構(gòu)成相同或者類似商品；（4）訴爭商標(biāo)申請人明知或者應(yīng)知他人在先使用商標(biāo)。針對本案，由于訴爭商標(biāo)與第三人在先使用商標(biāo)標(biāo)識相同，原告方想從知名度問題上來否定我們。對于我們評審階段提供的大量發(fā)票，有些由于晚于訴爭商標(biāo)申請日，本身不具有關(guān)聯(lián)性。但對方卻對其真實(shí)性表示懷疑，百般糾纏在諸如此類的問題上。
在訴訟中，圍繞焦點(diǎn)問題，我們作為第三人要想在訴訟中繼續(xù)維持國知局的裁定結(jié)果，應(yīng)強(qiáng)調(diào)以下兩方面：1、盡可能的繼續(xù)補(bǔ)充訴爭商標(biāo)申請日前的使用證據(jù)，尤其是銷售發(fā)票和廣告宣傳方面的證據(jù)；2、從原告的證據(jù)中找出漏洞，從而反駁對方觀點(diǎn)，指出其主觀惡意。
在舉證階段，我們又新搜集到了2015-2016年“非常度”商品的銷售發(fā)票，發(fā)票上均明確體現(xiàn)了“非常度”品牌，以此來證明在訴爭商標(biāo)申請日，即2016年5月17日前，第三人非常度商標(biāo)已經(jīng)在先使用并具有一定影響。同時(shí)，我們提交了原告名下的注冊商標(biāo)列表，其申請注冊了多件摹仿我們第三人“非常度”品牌的商標(biāo)，由此可以看出，原告明知第三人的品牌，其主觀惡意明顯。后續(xù)在開庭前，我們提交了關(guān)于廣告宣傳方面在先使用的證據(jù)。具體而言，是2012-2013年《商丘日報(bào)》對于“非常度”品牌的媒體報(bào)道情況，以及優(yōu)酷網(wǎng)對于2012年秋季全國糖酒會的報(bào)道，里面明確體現(xiàn)了第三人“非常度”品牌參加展會的宣傳情況。最后，在提交代理詞的時(shí)候，我們將評審階段和訴訟階段的證據(jù)進(jìn)行了梳理，足以得出第三人“非常度”商標(biāo)在先使用并具有一定影響的結(jié)論。
此外，參考《北高院審理指南》關(guān)于認(rèn)定訴爭商標(biāo)申請人是否明知或者應(yīng)知他人的未注冊商標(biāo)時(shí)，可以綜合考慮的因素：訴爭商標(biāo)申請人與在先商標(biāo)使用人屬于同行業(yè)；在先商標(biāo)顯著性較強(qiáng)的，訴爭商標(biāo)與其高度近似。原告在評審階段的答辯理由中自認(rèn)，是酒業(yè)行業(yè)的經(jīng)營者。在訴訟階段原告證據(jù)中更是直接表明，其使用的商號為“河南省非常度酒業(yè)有限公司”以及“非常度酒業(yè)公司”。加之訴爭商標(biāo)與第三人在先使用的“非常度”商標(biāo)相同，且雙方為同地域同行業(yè)經(jīng)營者，尤其是原告名下另一件“非常度”商標(biāo)，其排列形式與第三人白酒商品上實(shí)際使用的標(biāo)識排列相近。綜上可以看出，原告主觀上明知應(yīng)知第三人的非常度商標(biāo)，其攀附商譽(yù)的惡意十分明顯。
該案目前處于二審階段，后續(xù)將繼續(xù)補(bǔ)交關(guān)于對方惡意的證據(jù)。
【典型意義】
《商標(biāo)法》第三十二條后半段，關(guān)于搶注在先使用并有一定影響的商標(biāo)的問題，需要較為扎實(shí)的證據(jù)證明，在訴爭商標(biāo)申請日前，未注冊的商標(biāo)在相同或者類似商品上，已經(jīng)使用并具有一定影響。與此同時(shí)，訴爭商標(biāo)權(quán)利人的主觀意圖，即認(rèn)定訴爭商標(biāo)申請人明知或者應(yīng)知他人未注冊商標(biāo)的情況也至關(guān)重要。如果訴爭商標(biāo)申請人惡意明顯，甚至可能會適度降低未注冊商標(biāo)知名度的證明標(biāo)準(zhǔn)。
參考文獻(xiàn)：
1.2020京73行初第4565號行政判決書
2.《北京市高級人民法院商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件審理指南》