文/北京市集佳律師事務(wù)所 閆春德
因多種原因，商標搶注多年來已成為一種很不正常的社會現(xiàn)象，雖經(jīng)多年治理，仍屢禁不止。對于品牌商特別是國外相關(guān)權(quán)利主體而言，因商標注冊制度差異等原因，其商標品牌如若未能在中國及時注冊，不僅將面臨被他人搶注的風(fēng)險，還可能遭遇搶注者發(fā)起的行政投訴、民事訴訟等“維權(quán)”程序，這種“權(quán)利”濫用讓品牌商或在先權(quán)利人為此付出了大量的時間及經(jīng)濟成本，成為眾多品牌商的心中之痛。
筆者所代理的“一品石”侵害商標權(quán)及著作權(quán)權(quán)屬、侵權(quán)糾紛兩案，近期先后收到最高人民法院的再審勝訴判決。最高人民法院認定，如果取得及使用商標的行為系在侵犯他人合法在先權(quán)利的基礎(chǔ)上進行，則違反了誠實信用原則，不具有正當性；如注冊商標權(quán)利人據(jù)此向在先權(quán)利人提起商標侵權(quán)之訴，則其行為構(gòu)成權(quán)利濫用，其訴訟請求因缺乏合法的權(quán)利基礎(chǔ)而不應(yīng)得到支持。
最高人民法院的上述兩份判決，讓違背誠實信用原則搶注他人商標并據(jù)此不當起訴他人進行“維權(quán)”的搶注人為其相關(guān)行為付出了代價，再度彰顯了我國法院制止商標搶注并打擊權(quán)利濫用行為的決心，也堅定了品牌方合法維權(quán)到底的信心。
一、案件基本事實
2006年2月，福庫好希士株式會社通過委托創(chuàng)作的方式取得“
”美術(shù)作品的著作權(quán)，并于2012年1月轉(zhuǎn)讓給福庫電子株式會社。福庫電子株式會社、福庫好希士株式會社于2006年在韓國研發(fā)推出并宣傳“ ”系列內(nèi)膽電飯煲產(chǎn)品，“ ”美術(shù)作品附著于電飯煲產(chǎn)品上在韓國首次公開發(fā)表。“ ”美術(shù)作品系在借鑒朝鮮王朝著名書法家金正喜獨創(chuàng)的書法字體“秋史體”的基礎(chǔ)上獨立完成的書法文字造型作品。福庫電子株式會社2007年4月參加在廣州舉辦的廣交會時，曾對“ ”內(nèi)膽電飯煲等產(chǎn)品進行宣傳推廣。2012年6月，該美術(shù)作品轉(zhuǎn)讓給青島福庫電子有限公司（下稱“青島福庫公司”）。
第6175220號“ ”商標，系鄭某紅于2007年7月20日申請并于2010年2月28日獲準注冊，核定使用商品為第11類“電炊具、電壓力鍋（高壓鍋）”等商品。湛江市一品石電器有限公司（下稱“一品石公司”）于2007年8月20日注冊成立，法定代表人為鄭某紅，獲鄭某紅授權(quán)使用第6175220號商標。2008年4月，鄭某紅又申請注冊另一枚第6671221號“一品石”商標，該枚商標的字形與第6175220號商標略有變化。
雙方著作權(quán)圖樣及涉案相關(guān)標識如圖1所示：
在兩枚商標注冊滿五年后，自2015年11月起，鄭某紅開始向工商部門行政投訴青島福庫公司及其經(jīng)銷商構(gòu)成商標侵權(quán)。青島福庫公司亦在被行政投訴后，從2016年起對鄭某紅的“一品石”商標先后提出撤三和無效宣告申請，但均未能成功。
二、案件起訴及審理經(jīng)過
2016年6月，鄭某紅、一品石公司以侵害其注冊商標專用權(quán)為由，將青島福庫公司訴至廣東省深圳市中級人民法院。2017年5月，青島福庫公司以鄭某紅、一品石公司使用“一品石”商標侵害其“一品石”美術(shù)作品著作權(quán)為由，將鄭某紅、一品石公司也訴至廣東省深圳市中級人民法院。
就著作權(quán)權(quán)屬、侵權(quán)糾紛一案，深圳市中級人民法院經(jīng)審理，于2019年12月23日作出（2017）粵03民初614號一審民事判決，認為青島福庫公司未能明確說明其“一品石”美術(shù)作品區(qū)別于已進入公有領(lǐng)域的“秋史體”字體書寫特征的具體體現(xiàn)內(nèi)容，以明確其具體獨創(chuàng)性之所在；青島福庫公司“一品石”美術(shù)作品與鄭某紅、一品石公司“一品石”商標之間存在多處較為明顯差異，不足以判定兩者構(gòu)成實質(zhì)性近似；青島福庫公司的在案證據(jù)無法證實鄭某紅、一品石公司在完成被訴“一品石”商標標志之前，存在接觸青島福庫公司“一品石”美術(shù)作品的可能性等。綜上，深圳中院一審判決駁回青島福庫公司的全部訴訟請求。廣東省高級人民法院（2020）粵民終741號二審民事判決維持原判，理由是青島福庫公司提起本案訴訟時，已經(jīng)超過自鄭某紅“一品石”注冊商標核準注冊之日起算的五年時限。
青島福庫公司依法向最高人民法院申請再審，最高人民法院裁定提審。2021年12月16日，最高人民法院就該案再審作出（2021）最高法民再121號再審民事判決，撤銷上述二審民事判決和一審民事判決，判令鄭某紅、一品石公司立即停止侵害青島福庫公司“一品石”美術(shù)作品的行為，并賠償青島福庫公司經(jīng)濟損失及合理開支合計人民幣50萬元。
就侵害商標權(quán)糾紛一案，深圳市中級人民法院2019年6月19日作出（2016）粵03民初1174號一審民事判決，認定青島福庫公司侵害鄭某紅、一品石公司“一品石”商標專用權(quán)，判令青島福庫公司停止商標侵權(quán)行為，賠償對方經(jīng)濟損失及維權(quán)合理費用人民幣共計600萬元。廣東省高級人民法院（2019）粵民終1945號二審民事判決維持原判。
青島福庫公司向最高人民法院申請再審，最高人民法院裁定提審，并于2022年3月21日作出（2021）最高法民再30號再審民事判決，撤銷上述二審民事判決和一審民事判決，駁回鄭某紅、一品石公司的訴訟請求。
三、裁判要點及重大意義
就著作權(quán)權(quán)屬、侵權(quán)糾紛一案，最高人民法院在（2021）最高法民再121號民事判決中認為：對于已具有一定表現(xiàn)形式的書法文字造型而言，判斷其是否構(gòu)成美術(shù)作品，關(guān)鍵在于判斷其是否具有獨創(chuàng)性。書法作品不能僅因其使用了某種已進入公有領(lǐng)域的字體，就否定特定的書法文字造型構(gòu)成美術(shù)作品。對于使用某種已有字體而完成的書法文字造型，只要是作者獨立完成的并體現(xiàn)了作者通過選擇、取舍、編排等方式實現(xiàn)的個性化表達，就能夠滿足著作權(quán)法對于作品獨創(chuàng)性的要求，成為受著作權(quán)法保護的美術(shù)作品。鄭某紅、一品石公司使用的“一品石”商標標志亦由書法文字造型構(gòu)成，與青島福庫公司“一品石”美術(shù)作品相比，二者不僅文字構(gòu)成完全相同、外在表達極為近似，而且這些相似之處恰恰是“一品石”美術(shù)作品區(qū)別于已有“秋史體”書法作品的獨特之處。即，鄭某紅、一品石公司的“一品石”商標標志，使用的是青島福庫公司“一品石”美術(shù)作品中排除了公有領(lǐng)域創(chuàng)作素材之后的獨創(chuàng)性表達部分，二者構(gòu)成實質(zhì)性相似；鑒于“一品石”美術(shù)作品的創(chuàng)作完成時間及在韓國首次公開發(fā)表的時間均早于鄭某紅“一品石”商標的創(chuàng)作完成時間，且作品一經(jīng)發(fā)表即被公之于眾，著作權(quán)法上的接觸可能性并不限于對國內(nèi)作品的接觸，對于在國外發(fā)表的作品，國內(nèi)主體也具有接觸的可能性 ；再結(jié)合鄭某紅曾于2008年申請注冊過與韓國現(xiàn)代公司商標相近似且?guī)в许n文的商標的事實，最高人民法院認定鄭某紅在其“一品石”商標創(chuàng)作完成前，具有對青島福庫公司“一品石”美術(shù)作品的接觸可能性 ；鄭某紅、一品石公司未經(jīng)青島福庫公司許可而使用“一品石”商標標志，已構(gòu)成對青島福庫公司就“一品石”美術(shù)作品享有的復(fù)制權(quán)、發(fā)行權(quán)的侵害。最高人民法院同時指出，被控侵權(quán)標志被獲準注冊為商標，并非侵害他人著作權(quán)的合法抗辯事由。
就侵害商標權(quán)糾紛一案，最高人民法院在（2021）最高法民再30號民事判決中認為：不具有合法權(quán)利基礎(chǔ)的權(quán)利請求不應(yīng)得到支持。民事訴訟活動應(yīng)當遵循誠實信用原則。一方面，誠實信用原則保障當事人有權(quán)在法律規(guī)定的范圍內(nèi)行使并處分自己的民事權(quán)利和訴訟權(quán)利；另一方面，它又要求當事人在不損害他人和社會公共利益的前提下，善意、審慎地行使自己的權(quán)利。任何違背法律目的和精神，以損害他人正當權(quán)益為目的，惡意取得并行使權(quán)利、擾亂市場正當競爭秩序的行為，均屬于權(quán)利濫用，其相關(guān)權(quán)利主張不應(yīng)得到法律的保護和支持。同時，根據(jù)最高人民法院第82號指導(dǎo)案例裁判要點，當事人違反誠實信用原則，損害他人合法權(quán)益，擾亂市場正當競爭秩序，惡意取得、行使商標權(quán)并主張他人侵權(quán)的，人民法院應(yīng)當以構(gòu)成權(quán)利濫用為由，判決對其訴訟請求不予支持。本案中，由于鄭某紅及一品石公司取得及使用涉案商標權(quán)的行為系在侵犯青島福庫公司合法在先著作權(quán)的基礎(chǔ)上進行，違反了誠實信用原則，不具有正當性，但其仍據(jù)此向青島福庫公司提起商標侵權(quán)之訴，其訴訟行為構(gòu)成權(quán)利濫用，其訴訟請求因缺乏合法的權(quán)利基礎(chǔ)而不應(yīng)得到支持。
該兩案再審判決明確，搶注者以搶注的注冊商標進行起訴“維權(quán)”，將因違反誠實信用原則而具有不正當性，且缺乏合法的權(quán)利基礎(chǔ)，從而被認定構(gòu)成權(quán)利濫用，導(dǎo)致其訴訟請求不被支持。不僅如此，倘若搶注者在搶注商標后進行使用，其使用行為還會因侵害他人在先權(quán)利而被認定構(gòu)成侵權(quán)并承擔相應(yīng)的法律責(zé)任。通過該兩案的再審判決，最高人民法院再次向公眾傳遞了“欺詐毀滅一切”法諺所蘊含的法理，凸顯了誠實信用原則在市場活動中的重要作用，并啟示相關(guān)權(quán)利人在合法權(quán)益遭受侵害時，應(yīng)積極拿起法律武器據(jù)理力爭地進行合法維權(quán)。
四、在先類案及本案指導(dǎo)意義
該兩案中，就著作權(quán)權(quán)屬、侵權(quán)糾紛案而言，該案是最高人民法院在2008年2月頒行《最高人民法院關(guān)于審理注冊商標、企業(yè)名稱與在先權(quán)利沖突的民事糾紛案件若干問題的規(guī)定》之后，在司法實踐中繼“蠟筆小新”案件后，再次以實際判例表明，對于涉及注冊商標與在先著作權(quán)權(quán)利沖突而提起的符合民事訴訟法起訴條件規(guī)定的民事案件，人民法院應(yīng)當受理，而無需先由行政主管機關(guān)處理。同時，通過對該案進行實體審理，最高人民法院明確了著作權(quán)與注冊商標專用權(quán)作為各自獨立的民事權(quán)利，具有各自的權(quán)利邊界，權(quán)利人在行使自己合法權(quán)利的同時，亦不應(yīng)侵犯他人的合法權(quán)利。
就侵害商標權(quán)糾紛案而言，該案是最高人民法院繼在2014年8月審結(jié)的“歌力思”案件（即最高人民法院第82號指導(dǎo)案例）、2015年10月審結(jié)的“賽克思”案、2018年12月審結(jié)的“優(yōu)衣庫”案后，再次明確原告因違反了實信用原則而不正當取得并行使商標權(quán)，構(gòu)成權(quán)利濫用，其全部訴求請求應(yīng)依法予以駁回的案例。
上述提及的各個案件盡管案情不盡相同，但所體現(xiàn)的裁判要旨是基本相同的。而從本案一、二審在后判決的情況來看，地方法院在不同案件中就類似法律問題的理解和適用依然存在一定的偏差。這也從一個側(cè)面表明統(tǒng)一裁判標準、確立類案檢索制度的重要性，以及最高人民法院出臺《最高人民法院關(guān)于統(tǒng)一法律適用加強類案檢索的指導(dǎo)意見（試行）》的必要性。
在著作權(quán)再審案件中，最高人民法院對書法美術(shù)作品獨創(chuàng)性的認定、實質(zhì)性相似的判定、接觸可能性的推定，以及運用邏輯推理和日常生活經(jīng)驗對相關(guān)證據(jù)進行全面客觀的審核認定等，均對類似案件具有指導(dǎo)意義。
最高人民法院就商標侵權(quán)再審案件所做判決，再次確認了違反誠實信用原則惡意取得并行使商標權(quán)利構(gòu)成權(quán)利濫用，即便其商標形式上獲準注冊，亦不具有實質(zhì)上的合法性，其權(quán)利不具有保護的基礎(chǔ)，相關(guān)主張亦不應(yīng)得到法律支持。該判決再次彰顯中國司法機關(guān)從司法層面制止非法搶注者試圖通過形式合法的已注冊商標進行惡意索賠的決心，為權(quán)利人遭遇同類情形時如何合法維權(quán)提供了又一經(jīng)典判例。
兩份再審判決展現(xiàn)了我國對于加強知識產(chǎn)權(quán)保護，加大制止商標惡意注冊、惡意訴訟的力度的大趨勢。在民事訴訟中賦予被搶注者以抗辯權(quán)，從而堵住非法搶注者的權(quán)利行使路徑，使其無利可圖，以凈化市場環(huán)境、鼓勵正當競爭為指引，堅決制止惡意搶注等商業(yè)標識侵權(quán)行為，為知名品牌的培育和成長提供良好的法律環(huán)境。
五、小結(jié)
通過對該兩案的代理，筆者有幾點真切感受和建議：
第一，建議相關(guān)市場主體特別是國外品牌方，在中國開展相關(guān)商業(yè)運營前，應(yīng)就其擬用到的相關(guān)商標盡早在中國進行申請注冊，且進行必要的商標排查和風(fēng)險評估，以期從根源上盡可能規(guī)避潛在風(fēng)險。
第二，建議相關(guān)權(quán)利人在相關(guān)作品創(chuàng)作完成或取得作品著作權(quán)后，及時進行相關(guān)版權(quán)登記，為后續(xù)可能的維權(quán)工作適當減輕舉證負擔。
第三，在遭遇類似商標搶注或惡意訴訟時，應(yīng)堅定合法維權(quán)、據(jù)理力爭的信心和決心，通過有效抗辯、及時反制等相關(guān)行動將維權(quán)進行到底。
第四，在獲權(quán)、用權(quán)、維權(quán)等方面全面布局、合理規(guī)劃，并適時尋求知識產(chǎn)權(quán)專業(yè)人士的意見和建議。
此外，對于因遭受商標搶注、惡意訴訟而為依法維權(quán)所付出的合理費用開支，相關(guān)權(quán)利人還可以通過啟動“因惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟損害責(zé)任糾紛”或者“不正當競爭糾紛”案件而予以主張。