文/北京市集佳律師事務所 黎琳
現(xiàn)行《商標法》第四條規(guī)定“不以使用為目的的惡意商標注冊申請，應當予以駁回”，該條款的目的是遏制“不以使用為目的”的惡意商標注冊申請行為，打擊囤積商標、規(guī)范商標申請注冊秩序。在實踐中，一些規(guī)模較大企業(yè)因同一時間提交的商標申請數(shù)量較多，被國家知識產(chǎn)權局依據(jù)該條款下發(fā)審查意見，認定“不以使用為目的”的惡意注冊。當遭遇這樣的誤傷，商標權人應如何應對？
事實上，《商標審查審理指南》對于可以不適用《商標法》第四條的情形也做了規(guī)定：“以下情形不適用《商標法》第四條：（1）申請人基于防御目的申請與其注冊商標標識相同或者近似的商標；（2）申請人為具有現(xiàn)實預期的未來業(yè)務，預先適量申請商標。”可見，對于有正當理由的商標申請行為，法律還是給予了商標權人一定的空間。那么，在遭遇誤傷時，商標權人可以考慮從上述兩個角度爭取。
筆者近期辦理的一個案件就比較典型：某公司因在一個月內(nèi)提交了25件商標注冊申請，收到“涉嫌構成不以使用為目的的惡意商標注冊申請”的審查意見，從絕對數(shù)量上來說，25件商標注冊申請并不多，代理人經(jīng)過篩查，發(fā)現(xiàn)這25件商標中，有2件是商標權人對主商標在其他類別提交的擴展注冊，分別是第3類化妝品和第35類推銷及藥品零售，其余23件則屬于與主商標無關的新設計子品牌。為了確保主商標在第3類化妝品和第35類推銷及藥品零售的擴展注冊順利進行，且，考慮到子品牌近期確實不會使用，代理人建議商標權人按照如下步驟答復本次審查意見：
首先，對23件子品牌商標辦理撤回申請，以減少當期的商標申請數(shù)量。
隨后，就主商標在第3類和第35類的新申請所收到的審查意見進行答復，主張2件主商標是商標權人為了對主商標擴大使用范圍，出于實際經(jīng)營之需要，在相關類別上所做的擴展注冊，這2件第3類和第35類商標指定的商品和服務均符合商標權人的經(jīng)營范圍。而在提交注冊申請后，商標權人一方就2件商標的使用也做了必要準備：商標權人主要是將2件商標許可給下屬子公司使用，子公司獲得授權后，與銷售商簽訂相關合作協(xié)議，由供應商貼牌生產(chǎn)該商標的產(chǎn)品后，銷售商負責后期的銷售推廣。商標權人為了證實上述情況，在本案中提交了如下證據(jù)：
（1）商標權人簽發(fā)給子公司的商標使用授權書；
（2）子公司從事相關商品開發(fā)的資質(zhì)證書；
（3）子公司與銷售商之間簽訂的《品牌合作合同》；
（4）銷售商為合作項目制定的《商業(yè)項目計劃書》；
（5）產(chǎn)品包裝設計圖和貼牌廠家的資質(zhì)證書；
（6）銷售商從子公司處購買產(chǎn)品的訂單；
（7）商標權人簽發(fā)給銷售商的授權書。
此外，商標權人的主商標是一件馳名商標——早在2013年就被商標局認定為在第30類商品上馳名。此次商標權人在第3類化妝品和第35類推銷及藥品零售上提出主商標的注冊申請，都是出于實際經(jīng)營需要，商標權人還在本案中提交了主商標在第30類獲得馳名認定的證據(jù)材料和持續(xù)的知名度證據(jù)，用以證實此次涉案的2件商標承載了馳名商標的廣泛聲譽。
從上述可以看出，商標權人系出于正常、合理的商業(yè)經(jīng)營需要提交第3類和第35類商標的注冊申請，符合商標權人所在的行業(yè)特點、經(jīng)營范圍、經(jīng)營資質(zhì)等基本情況。而且，商標權人亦無從事商標交易或不良、失信記錄等情形，主觀上沒有囤積商標和惡意搶注的意圖，在客觀上也僅是對自身持有的馳名商標在實際經(jīng)營的第3類商品和第35類服務上進行擴展注冊，并未惡意占據(jù)更多的社會資源，因而商標權人申請上述第3類和第35類商標不具有任何主觀惡意。最終，國家知識產(chǎn)權局采納了意見陳述，對第3類和第35類商標予以審定。
遭遇誤傷并不可怕，商標權人在嚴格遵守法律法規(guī)相關規(guī)定的同時，若確實有自身的實際需求，可依法向官方機構闡明真實情況、積極爭取。《商標法》第四條的立法本意是打擊囤積商標、規(guī)范商標申請注冊秩序，但規(guī)模較大企業(yè)也有切實的商標注冊需求，如何找到二者之間的平衡點，需要各方的共同努力。