文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 王麗
馳名商標，又稱“周知商標”或“世所共知商標”，“馳名商標”一詞來自英文“Well—Known Trademark”，最早出現(xiàn)在1883年簽訂的《保護工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》(以下簡稱《巴黎公約》)。【1】我國于1985年正式加入《巴黎公約》。和其他加入《巴黎公約》的成員國一樣，依據(jù)該公約的規(guī)定對馳名商標給予特殊的法律保護，成為我國一項國際義務。與此同時，將馳名商標保護納入本國法律，制定符合我國國情的法律法規(guī)，也成為了商標法制工作中的一個重要組成部分。
一、馳名商標相關(guān)法律
在立法工作中，目前兩個最為重要的法律當屬于《馳名商標認定和保護規(guī)定》和《商標法》。
1996年8月14日，國家工商行政管理總局發(fā)布了《馳名商標認定和管理暫行規(guī)定》。該規(guī)定是我國第一次做出馳名商標認定與管理的行政規(guī)章，界定了馳名商標的含義，并對馳名商標的保護首次擴大到了非類似產(chǎn)品和服務上。2001年《商標法》中首次規(guī)定了馳名商標制度。根據(jù)《商標法》《商標法實施條例》，國家工商總局于2003年制定了《馳名商標認定和保護規(guī)定》，進一步總結(jié)和完善，并于2014年進行修訂。
《商標法》第十三條為馳名商標保護的核心條款：“為相關(guān)公眾所熟知的商標，持有人認為其權(quán)利受到侵害時，可以依照本法規(guī)定請求馳名商標保護。就相同或者類似商品申請注冊的商標是復制、摹仿或者翻譯他人未在中國注冊的馳名商標，容易導致混淆的，不予注冊并禁止使用。就不相同或者不相類似商品申請注冊的商標是復制、摹仿或者翻譯他人已經(jīng)在中國注冊的馳名商標，誤導公眾，致使該馳名商標注冊人的利益可能受到損害的，不予注冊并禁止使用。”
該條款規(guī)定了未注冊馳名商標在相同或者類似商品上認定馳名以及注冊商標不相同或者不相類似商品上認定馳名的二分原則，也在一定程度上留出了注冊商標同類認馳的空白，因而導致了在這一點上的不同理解和持續(xù)爭論。目前，在實踐中鮮有同類認馳，即便申請人有同類認馳的意愿，相關(guān)部門也會優(yōu)先使用在先商標條款裁決案件，而對馳名商標不予認定。
二、馳名商標的保護方式和認定原則
各國商標立法對馳名商標的保護是通過確認其專用權(quán)的方式實現(xiàn)的。總體而言，對馳名商標的法律保護，可以歸納為兩種基本方式：一種是相對保護主義，一種是絕對保護主義。【2】
對馳名商標的認定形式，各國有不同規(guī)定。法國采取的是法院認定的形式，而美國、日本則由公眾評選。根據(jù)《巴黎公約》的規(guī)定，馳名商標必須是商標注冊國或使用國主管機關(guān)認為該商標在該國馳名。也就是說，只有商標注冊國或使用國的主管機關(guān)，才能認定馳名商標。馳名商標的認定并無世界性標準，任何一個認定都只在本國有效。【3】這也是商標地域性原則的體現(xiàn)。
目前，我國實行行政主管部門（即“國家知識產(chǎn)權(quán)局”“工商行政管理局”）與人民法院均可認定馳名商標的雙軌制，但須以當事人提出申請或請求為前提，且須建立在相關(guān)權(quán)益受損的基礎上，也就是說，當商標持有人的利益受到侵害，且有必要對其商標認定為馳名商標，才對馳名商標進行認定，從而實現(xiàn)對其商標權(quán)的保護。
根據(jù)《商標審查審理標準》，我國馳名商標保護采取個案認定、被動保護、按需認定的基本原則。
（1）個案認定原則
馳名商標必須在具體的商標案件中進行認定，且系爭商標構(gòu)成對已為相關(guān)公眾所熟知商標的復制、摹仿、翻譯，并且容易導致混淆或者誤導公眾，致使該馳名商標持有人的利益可能受到損害時，才可以提起馳名商標認定。此外,馳名商標的認定結(jié)果僅對認定案件有效，并不當然適用于其他案件。
（2）被動認定原則
馳名商標的認定是在具體的商標案件中應當事人的請求就其商標是否馳名進行認定，并在認定馳名的基礎上作出決定或判決。當事人未主張馳名商標保護的，不予主動認定。
（3）按需認定原則
顧名思義，按需認定即只有在按照一般商標無法加以保護的情況下，有需要根據(jù)當事人的主張對商標馳名加以認定，并作出決定或判決，才能對受損的權(quán)益進行保護、提供法律依據(jù)。如果通過普通商標的相同或類似商品的標準，即可給予當事人充分救濟，則無需啟用馳名商標的跨類保護。
當一件商標足夠知名，以至于在普通消費者意識中或當事人擬尋求跨類保護的領(lǐng)域中具有相當?shù)闹葧r，為馳名商標提供跨類保護、擴大保護，這與消費者的識別行為和預期是一致的，從而有助于維系市場環(huán)境穩(wěn)定，有助于肅清他人攀附、“傍名牌”等行為。此外，馳名商標也可以對抗他人的惡意搶注、“擦邊球”等行為，以及對抗他人將馳名商標作為域名或公司名稱字號注冊等行為，從而充分體現(xiàn)出給與馳名商標區(qū)別于普通商標的特殊保護力度。
三、馳名商標的侵權(quán)與賠償
（1）假冒、反向假冒
所謂“假冒”, 顧名思義就是以“假”冒“真”。根據(jù)《刑法分則》中的概念，“假冒”注冊商標，即“未經(jīng)注冊商標所有人許可，在同一種商品、服務上使用與其注冊商標相同的商標”。“反向假冒”即假冒的“反向”，指行為人未經(jīng)商標注冊人同意，更換其注冊商標并將該更換商標的商品又投入市場的行為。2001年修訂的《商標法》中，第五十二條第四款規(guī)定:“所謂商標反向假冒，是指經(jīng)營者合法取得他人擁有注冊商標的商品后，未經(jīng)商標注冊人同意，擅自更換其注冊商標并將該更換商標后的商品又投入市場的行為。”2013、2019年修訂的《商標法》中，該條規(guī)定調(diào)整為第五十七條第（五）項“未經(jīng)商標注冊人同意，更換其注冊商標并將該更換的商標又投入市場的”。
無論是假冒亦或反向假冒，均對商標權(quán)人、消費者和正當?shù)氖袌龈偁幹刃蛟斐闪藫p害，屬違法/侵權(quán)行為。尤其是假冒、反向假冒馳名商標，均應給予嚴厲打擊。
（2）反淡化
商標淡化理論最早見于1927年Frank Schechter教授在《哈佛法學評論》發(fā)表的《商標保護的理性基礎》著名論文中，該理論目前已在歐洲和美國法院得到廣泛運用。
我國《商標法》第十三條規(guī)定的“誤導公眾”，既然表述為“誤導”，就說明公眾會因誤導產(chǎn)生混淆，這不是對反淡化的一個合理表述。【4】
雖然我國《商標法》中暫未引入反淡化理論，但在《最高人民法院關(guān)于審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應用法律若干問題的解釋》中，第九條第二款規(guī)定：“足以使相關(guān)公眾認為被訴商標與馳名商標具有相當程度的聯(lián)系，而減弱馳名商標的顯著性、貶損馳名商標的市場聲譽，或者不正當利用馳名商標的市場聲譽的，屬于商標法第十三條第三款規(guī)定的‘誤導公眾，致使該馳名商標注冊人的利益可能受到損害’。”該司法解釋引入了反淡化理論，該解釋所確立的馳名商標的損害情形不以混淆為前提，而是以馳名商標本身受到?jīng)_淡和貶損或不正當利用為要件。
（3）侵權(quán)賠償
《商標法》第六十三條第一款規(guī)定：“侵犯商標專用權(quán)的賠償數(shù)額，按照權(quán)利人因被侵權(quán)所受到的實際損失確定；實際損失難以確定的，可以按照侵權(quán)人因侵權(quán)所獲得的利益確定；權(quán)利人的損失或者侵權(quán)人獲得的利益難以確定的，參照該商標許可使用費的倍數(shù)合理確定。對惡意侵犯商標專用權(quán)，情節(jié)嚴重的，可以在按照上述方法確定數(shù)額的一倍以上五倍以下確定賠償數(shù)額。賠償數(shù)額應當包括權(quán)利人為制止侵權(quán)行為所支付的合理開支”。
2013年，我國《商標法》首次規(guī)定了商標侵權(quán)懲罰性賠償條款，開創(chuàng)了知識產(chǎn)權(quán)法律適用懲罰性賠償制度的先河；2019年，將懲罰性賠償由三倍修訂為五倍，可見我國在鼓勵權(quán)利人維權(quán)、遏制惡意侵權(quán)、凈化市場環(huán)境的決心。
四、一點自我思考
隨著經(jīng)濟、科技的發(fā)展以及社會的進步，產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)生了深刻變革，商品屬性也發(fā)生深刻變化，商品功能也由單一性向多功能、集成性轉(zhuǎn)化，加之互聯(lián)網(wǎng)、電子商務的蓬勃發(fā)展，出現(xiàn)了部分行業(yè)和企業(yè)混業(yè)經(jīng)營的情形，商品與商品之間的關(guān)系也發(fā)生了深刻變革，從而導致商標侵權(quán)形態(tài)發(fā)生了深刻變化。打擊商標侵權(quán)、維護市場秩序，保護出口商標、促進對外貿(mào)易，與國際接軌、更好地參與國際競爭與合作，這些都導致對于馳名商標的保護需求均顯著增加。【5】
實踐中，關(guān)于馳名商標較為突出的問題有：同類商標沖突能不能認定為馳名商標？非類似商品能不能獲得跨類保護？當涉案商標不滿足認定馳名商標的“硬性指標”時，是否一定不能被認定為馳名商標？
以小米科技第9類“小米”商標（手機）VS中山奔騰第11類“小米生活”商標案為例。
該案中，雙方商標“小米”“小米生活”構(gòu)成近似商標，這一點毋庸置疑，但雙方商標注冊使用的商品依據(jù)尼斯分類表并不構(gòu)成類似商品。然而，隨著時代的進步，物聯(lián)網(wǎng)已并不陌生，萬物互聯(lián)使人們的生活更加便利，手機廠商進軍智能家居領(lǐng)域也并不罕見，這使得原本并無關(guān)聯(lián)的商品成為消費者心目中具有“相當”關(guān)聯(lián)性的物品。
其次，對于馳名商標的認定，我國在實踐中要求商標需注冊滿3年以上，而“小米”商標在被訴商標“小米生活”申請前（2011年11月）注冊，并未滿3年。法院最終認定，小米科技公司“小米”商標在被訴商標申請之前已在第9類“手機”商品上達到馳名狀態(tài)。法院亦認為，結(jié)合移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的特點，應對馳名狀態(tài)進行客觀、全面地認定，而不應機械適用《馳名商標認定和保護規(guī)定》中關(guān)于持續(xù)3年或5年時間的規(guī)定；在認定馳名狀態(tài)時，不應孤立、片面地認定，應綜合分析前后相近一段時間內(nèi)的使用證據(jù)，對發(fā)生在馳名認定時間點之后的事實亦酌情考慮。
此外，本案亦認定被告侵權(quán)范圍大、惡意明顯。涉案“小米”商標為馳名商標，具有較高知名度、美譽度和市場影響力。而“小米生活”被訴侵權(quán)商品多次被監(jiān)管部門認定為不合格產(chǎn)品，且電商平臺用戶亦反映其存在一定質(zhì)量問題。被訴侵權(quán)行為在一定程度上降低了消費者對于“小米”馳名商標的信任，損害“小米”商標承載的良好聲譽，因此法院對本案被訴侵權(quán)行為適用了懲罰性賠償三倍懲罰倍數(shù)。
實踐中客觀存在的這些問題，對馳名商標的認定和保護規(guī)則也不斷地發(fā)起沖擊，同時也推動著法律從業(yè)者和各界學者不斷的思考與實踐。通過一些實踐案例，筆者也在思考：隨著社會的發(fā)展與變革，馳名商標認定的標準不應一成不變、固守成規(guī)，而應動態(tài)適用。對于商標的比對，從原有的“混淆誤認”切入“反淡化”的理論，隨著科技的發(fā)展與生產(chǎn)生活場景的變更，對于商品類似與關(guān)聯(lián)度的考量，也應充分考慮市場現(xiàn)狀及公眾的認知。隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及，部分品牌和行業(yè)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，短期成名甚至一夜成名的品牌已不罕見，對于涉案商標認定馳名的年限標準便不應再苛刻遵守。對于侵權(quán)行為的嚴加懲罰，也對規(guī)制市場行為起到一定的震懾作用。
目前，我國馳名商標遵循按需認定原則。但認定為馳名商標之后，推進后續(xù)給予其強保護的措施如何落地？加大對馳名商標保護力度，亦有較大的完善空間。例如，在商標審查程序中，對與馳名商標構(gòu)成近似的商標申請，建議審查部門適用嚴格的標準予以駁回，從而減少后續(xù)異議、無效程序，節(jié)省資源，推動形成良好的社會風氣，避免傍名牌的行為，凈化市場。另外，對侵犯馳名商標的行為判定高額賠償時，須避免為了獲得高額賠償而進行馳名商標認定。馳名商標的認定，應回歸理性、回溯本源。
注釋：
【1】儲育明：《馳名商標及其法律保護初探》，載《法學研究》1990年第5期，第49-52頁。
【2】儲育明：《馳名商標及其法律保護初探》，載《法學研究》1990年第5期，第49-52頁。
【3】李彩練：《論馳名商標的特殊保護》，載《中外法學》1997年第06期，第94-97頁。
【4】王太平：《商標侵權(quán)的判斷標準：相似性與混淆可能性之關(guān)系》，載《法學研究》2014年第6期，第177-178頁。
【5】劉春梅：《我國馳名商標特殊保護制度的構(gòu)想》，載《法學家》1997年第4期，第50-54頁。
參考文獻：
[1]儲育明：《馳名商標及其法律保護初探》，載《法學研究》1990年第5期。
[2]南振華：《關(guān)于認定假冒商標罪的幾個問題》，載《法學研究》1984年第5期。
[3]李彩練：《論馳名商標的特殊保護》，載《中外法學》1997年第06期。
[4]王太平：《商標侵權(quán)的判斷標準：相似性與混淆可能性之關(guān)系》，載《法學研究》2014年第6期。
[5]杜穎：《商標淡化理論及其應用》，載《法學研究》2007年第6期。
[6]劉春梅：《我國馳名商標特殊保護制度的構(gòu)想》，載《法學家》1997年第4期。
[7]杜穎：《商標法律制度的失衡及其理性回歸》，載《中國法學》2015年第3期。
[8]邱劍：《馳名商標及其保護的法律問題》，載《中國法學》1995年第2期。
[9]劉茂林：《馳名商標的保護》，載《法律科學》1994年第3期。
[10]張今：《對馳名商標特殊保護的若干思考》，載《政法論壇》2000年第2期。